In der (rechtskräftigen) Entscheidung „Kopierschutz“ (v. 18.02.2021, 2 U 33/20) fasst das OLG Düsseldorf zusammen, welche Aspekte bei einer Klageerweiterung um ein weiteres Schutzrecht in der Berufungsinstanz eines Patentverletzungsstreits zu berücksichtigen sind.
Hintergrund der Entscheidung war ein Patentverletzungsverfahren, in dem das Landgericht die Ausgangsklage gegen die ursprünglich angegriffene Ausführungsform mangels Verletzung abgewiesen hat. Daraufhin legte die Klägerin Berufung ein und erweiterte die Klage um das Klagepatent.
Das OLG Düsseldorf weist die Klage als unzulässig ab und betont, dass eine sorgfältige Einzelfallprüfung hinsichtlich der Voraussetzungen des § 533 ZPO, nach denen eine Klageerweiterung möglich wäre, notwendig sei. Der Senat führt aus, dass es im Regelfall von vornherein an der für eine Klageerweiterung erforderlichen Sachdienlichkeit fehlt, wenn derselbe Verletzungsgegenstand in einem Patent- oder Gebrauchsmusterverletzungsverfahren in zweiter Instanz aus einem weiteren Schutzrecht angegriffen wird, ohne dass der Schutzrechtsinhaber hierzu nach § 145 PatG gezwungen ist. § 145 PatG betrifft den sog. „Zwang zur Klagenkonzentration“. Kann der Kläger den Verletzungsgegenstand aufgrund mehrerer Patente angreifen, so darf er diese nicht mit verschiedenen Verletzungsklagen geltend machen; vielmehr muss er sämtliche Patente im Rahmen einer einheitlichen Klage verfolgen.
Muss der Kläger mit der ernsthaften Möglichkeit rechnen, dass ihm bei separater Klageerhebung aus dem weiteren Schutzrecht mit gewichtigen Gründen § 145 PatG entgegengehalten wird, bedürfe es bei der Beurteilung der Sachdienlichkeit einer Gesamtbewertung. Diese falle regelmäßig zugunsten des Klägers aus, wenn das den Gegenstand der Klageerweiterung bildende Patent für ihn erst in zweiter Instanz verfügbar wird (Anschluss an OLG Düsseldorf InstGE 11, 167 – Apotheken-Kommissionierungssystem). Dies bedeute allerdings nicht, dass sich allein über einen Verweis auf den möglichen Anwendungsbereich von § 145 PatG ohne nähere Betrachtung jede Einbeziehung weiterer Schutzrechte in das Berufungsverfahren rechtfertigen ließe. Die stets gebotene Gesamtbewertung des konkreten Sachverhalts fällt nach Ansicht des OLG Düsseldorf regelmäßig dann zugunsten des Klägers aus, wenn das den Gegenstand der Klageerweiterung bildende Patent für ihn erst in zweiter Instanz verfügbar wird, weil es etwa erst nach Abschluss der ersten Instanz erteilt wurde oder weil der Kläger erst während des Berufungsverfahrens die Berechtigung erlangt hat, aus dem weiteren Schutzrecht vorzugehen.
Anders verhalte es sich nach Auffassung des Senats, wenn das den Gegenstand der Klageerweiterung bildende Schutzrecht dem Kläger bereits erstinstanzlich oder gar schon vor Erhebung der Ausgangsklage zur Verfügung stand. In diesem Fall war es eine bewusste, etwa auf prozesstaktischen Erwägungen beruhende Entscheidung, seine Klage allein auf das Ausgangsschutzrecht zu stützen und sich damit der Gefahr auszusetzen, im weiteren Verlauf an der Durchsetzung seines weiteren Schutzrechts durch die Konzentrationsmaxime gehindert zu sein. In einem solchen Fall bestehe kein Grund, den Kläger unter pauschalem Verweis auf § 145 PatG und eine dadurch eventuell bedingte Zwangslage einseitig zu privilegieren und ihm die Einbeziehung weiterer Schutzrechte auch in der vorrangig der Fehlerkontrolle dienenden Berufungsinstanz zu gestatten. Dies gelte umso mehr, als mit der erstmaligen Geltendmachung eines neuen Klageschutzrechtes in zweiter Instanz für den Beklagten eine Reihe erheblicher Nachteile einhergehen. So sei auch im Anwendungsbereich von § 145 PatG eine sorgfältige Einzelfallprüfung erforderlich, ob die Erweiterung der Klage unter dem Gesichtspunkt der Prozesswirtschaftlichkeit objektiv gerechtfertigt erscheint, wenn das Schutzrecht dem Kläger bereits erstinstanzlich verfügbar war.
Letztlich betont das OLG Düsseldorf, dass eine Klageerweiterung regelmäßig weder sachdienlich sei noch sie den in § 533 Nr. 2 ZPO aufgestellten Anforderungen genüge, wenn die Merkmale des in zweiter Instanz hinzugekommenen Schutzrechtes derart von denjenigen Ausgangsschutzrechten abweichen, dass es einer umfassenden oder weitreichenden eigenen Auslegung seiner Patent- oder Schutzansprüche bedarf oder neue Tatsachenfeststellungen erforderlich seien.
Quelle: OLG Düsseldorf, Urteil v. 18.02.2021, 2 U 33/20
