In der Entscheidung „Modifiziertes Nucleotidmolekül“ befasst sich das OLG Düsseldorf (v. 30.09.2021, 2 U 14/21) mit der Zulässigkeit der Klageerweiterung durch Einführung eines weiteren Patents in der Berufungsinstanz eines Patentverletzungsverfahrens.
Nach § 145 PatG kann gegen den Beklagten wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung aufgrund eines anderen Patents nur dann eine weitere Klage erhoben werden, wenn der Kläger ohne sein Verschulden nicht in der Lage war, auch dieses Patent in dem früheren Rechtsstreit geltend zu machen. Ist eine klagende Partei Inhaberin mehrerer Patente, muss sie diese folglich in einem gemeinsamen Verfahren geltend machen, wenn dieselbe oder eine gleichartige Handlung der beklagten Partei betroffen ist. Aufgrund des § 145 PatG besteht für die klagende Partei demnach die Notwendigkeit, ihre Klagen gegen denselben Verletzungsgegenstand zu konzentrieren (Konzentrationsmaxime).
Hintergrund der Entscheidung des OLG Düsseldorf war ein Patentverletzungsverfahren, in dem das Landgericht auf eine Verletzung des Ausgangspatents erkannt hatte, wogegen die Beklagten Berufung einlegten. Die Klägerin erweiterte mit der von ihr eingelegten Anschlussberufung die Ausgangsklage um ein weiteres Patent und machte auch dessen Verletzung geltend. Die Beklagten widersprachen der Klageerweiterung. Das OLG Düsseldorf trennte die auf das weitere Patent gestützten Ansprüche in ein neues, eigenständiges Verfahren ab und wies die Klage als unzulässig ab.
Wird in einem Patent- oder Gebrauchsmusterverletzungsverfahren derselbe Verletzungsgegenstand in der Berufungsinstanz aus einem weiteren Schutzrecht angegriffen, fehlt es nach Ansicht des Senats im Regelfall an der für eine Klageerweiterung erforderlichen Sachdienlichkeit (§ 263 ZPO). Denn zur Prüfung, ob das weitere Schutzrecht verletzt ist, müsse das neue Schutzrecht aus sich selbst heraus ausgelegt werden. Hierzu müssten neue Tatsachen festgestellt werden, die aus dem bisherigen Prozessergebnis nicht gewonnen werden könnten.
Sei der Kläger hierzu jedoch nach § 145 PatG gezwungen, d. h., müsse er mit der ernsthaften Möglichkeit rechnen, dass ihm bei separater Klageerhebung aus dem weiteren Schutzrecht mit gewichtigen Gründen § 145 PatG entgegengehalten werde, bedürfe es bei der Beurteilung der Sachdienlichkeit einer Gesamtbewertung. Diese falle regelmäßig zugunsten des Klägers aus, wenn das den Gegenstand der Klageerweiterung bildende Patent für ihn erst in zweiter Instanz verfügbar wird, weil es etwa erst nach Abschluss der ersten Instanz erteilt wurde oder weil der Kläger erst während des Berufungsverfahrens die Berechtigung erlangt hat, aus dem weiteren Schutzrecht vorzugehen. War ihm dieses bereits vor der Berufungsinstanz verfügbar, sei in Bezug auf § 145 PatG im Einzelfall zu prüfen, ob die Klageerweiterung unter dem Gesichtspunkt der Prozesswirtschaftlichkeit objektiv gerechtfertigt erscheine.
Im Streitfall lagen nach Ansicht des OLG Düsseldorf die Voraussetzungen einer sachdienlichen und daher im Berufungsverfahren nach § 533 ZPO zulässigen Klageerweiterung nicht vor. Weil die Klägerin vorwerfbar versäumt habe, das Klagepatent zum Gegenstand des von ihr geführten erstinstanzlichen Verletzungsprozesses zu machen und dadurch dem Gebot der Klagekonzentration nachzukommen, bestehe kein Grund, sie vor den selbst verschuldeten Rechtsfolgen des § 145 ZPO durch eine unangemessen weite Handhabung der Präklusionsvorschriften in Schutz zu nehmen (vgl. auch OLG Düsseldorf v. 18.02.2021, Az. 2 U 33/20 – Kopierschutz). Zudem sei die Sachdienlichkeit der Klageerweiterung um das weitere Patent auch deshalb zu verneinen, weil die erstinstanzlichen Erkenntnisse zum Ausgangspatent und seiner Verletzung keinen prozessökonomischen Vorteil böten.
OLG Düsseldorf, Urteil v. 30.09.2021, Az. 2 U 14/21
