In seinem Urteil „Benutzerauthentifizierung“ (v. 02.06.2026, Az. X ZR 65/24) beschäftigt sich der X. Zivilsenat mit der zeitlich versetzten Mehrfachverfolgung im Patentnichtigkeitsverfahren und grenzt sich hier von der diesbezüglichen Rechtsprechung des I. Zivilsenats zu Wettbewerbssachen ab.
Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Streitpatents, das die Authentifizierung eines Benutzers betrifft.
Die Klägerin zu 1, die zusammen mit einem verbundenen Unternehmen wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen wird, hat mit ihrer im Dezember 2021 erhobenen Klage geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Die ebenfalls mit ihr verbundene Klägerin zu 2 hat mit ihrer im Juni 2022 erhobenen Klage im Wesentlichen dieselben Angriffe gegen das Streitpatent geführt. Die Beklagte hat beantragt, die Klage der Klägerin zu 2 als unzulässig abzuweisen.
Das Patentgericht hat die beiden Verfahren im März 2023 miteinander verbunden und das Streitpatent mit dem angefochtenen Urteil für nichtig erklärt. Mit ihrer dagegen gerichteten Berufung verfolgt die Beklagte ihr erstinstanzliches Begehren weiter. Die Klägerinnen treten dem Rechts-mittel entgegen.
Zur Zulässigkeit der von der Klägerin zu 2 erhobenen Klage verweist der X. Zivilsenat zunächst auf den Grundsatz, dass ein in Kraft stehendes Patent von jedermann mit der Nichtigkeitsklage angegriffen werden könne. Dem liege die Erwägung zugrunde, dass der Nichtigkeitskläger im Interesse der Allgemeinheit daran handelt, dass zu Unrecht erteilte technische Schutzrechte beseitigt werden (BGH, GRUR 2022, 1628 Rn. 12 – Stammzellengewinnung).
Die Klage der Klägerin zu 2 sei auch nicht unter dem Aspekt des Rechtsmissbrauchs unzulässig.
In diesem Zusammenhang nimmt der Senat Bezug auf die Rechtsprechung des I. Zivilsenats, wonach die zeitgleiche Verfolgung desselben wettbewerbsrechtlichen Anspruchs durch zwei Konzernunternehmen in zwei gesonderten Verfahren missbräuchlich sein kann, sofern kein vernünftiger Grund für diese Vorgehensweise ersichtlich ist (BGH, GRUR 2000,1089 – Missbräuchliche Mehrfachverfolgung; BGH, GRUR 2008, 915 Rn. 11 – 40 Jahre Garantie). Ein Missbrauch könne auch dann vorliegen, wenn zwei Klagen zeitlich versetzt erhoben werden, der Kläger des zweiten Verfahrens sich aber ohne Weiteres dem ersten Ver-fahren hätte anschließen können (BGH, GRUR 2002, 713 Rn. 22 – Zeitlich versetzte Mehrfachverfolgung.)
Demgegenüber stellt der X. Zivilsenat klar, dass diese Grundsätze auf eine Patentnichtigkeitsklage nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Im Patentnichtigkeitsverfahren ermöglichten § 84 Abs. 2 Satz 2 und § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG eine von den §§ 91 bis 101 ZPO abweichende Kostenentscheidung, wenn die Billigkeit dies erfordere. Dem für die Bejahung eines Missbrauchs in Wettbewerbsstreitigkeiten maßgeblichen Umstand, dass das Kostenrisiko für den Beklagten durch eine zweite Klage im Vergleich zu einem Beitritt als zweiter Kläger zu einem bereits anhängigen Verfahren erheblich erhöht wird, könne regelmäßig schon auf dieser Grundlage angemessen Rechnung getragen werden.
Einer weitergehenden Einschränkung der grundsätzlich jedermann zustehenden Befugnis zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage bedürfe es vor diesem Hintergrund jedenfalls in der Regel nicht. Besondere Umstände, die im Streitfall zu einer abweichenden Beurteilung führen könnten, seien nicht ersichtlich.
Im Rahmen der Kostenentscheidung verweist der BGH auf die Regelung des § 121 Abs. 2 PatG. Danach kann das Gericht von der grundsätzlichen Kostentragungspflicht der unterliegenden Partei abweichen, sofern die Billigkeit eine andere Entscheidung verlangt. Im vorliegenden Fall entspräche es trotz des Obsiegens beider Klägerinnen in vollem Umfang der Billigkeit, der Klägerin zu 2 abweichend von § 91 Abs. 1 ZPO die Mehrkosten aufzuerlegen, die entstanden sind, weil sie das Streitpatent mit einer zweiten Klage angegriffen hat, statt dem von der Klägerin zu 1 eingeleiteten Verfahren als weitere Klägerin beizutreten.
Dabei könne dahingestellt bleiben, ob ein Nichtigkeitskläger unter dem Aspekt der Billigkeit im Sinne der § 84 Abs. 2 Satz 2 und § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG grundsätzlich gehalten ist, einer bereits erhobenen Klage beizutreten, statt eine zweite, separate Klage zu erheben. Wenn ein Kläger die Möglichkeit eines solchen Beitritts nicht nutzt, sei es jedenfalls dann grundsätzlich unbillig, dadurch entstandene Mehrkosten dem Beklagten aufzuerlegen, wenn die beiden Kläger unternehmensrechtlich verbunden sind und keine anderen Verletzungshandlungen ersichtlich sind, wegen derer nur der zweite Kläger in Anspruch genommen werden könnte. Diese Voraussetzungen seien im Streitfall erfüllt.
Amtliche Leitsätze des BGH:
Eine Patentnichtigkeitsklage ist nicht allein deshalb als rechtsmissbräuchlich anzusehen, weil der Kläger des zweiten Verfahrens sich ohne Weiteres einem bereits anhängigen, dasselbe Patent betreffenden Verfahren hätte an-schließen können (Abgrenzung zu BGH, Urteil vom 20. Dezember 2001 – I ZR 15/98, GRUR 2002, 713 Rn. 22 – Zeitlich versetzte Mehrfachverfolgung). Wenn ein Kläger die Möglichkeit eines solchen Beitritts nicht nutzt, ist es jedenfalls dann grundsätzlich unbillig, dadurch entstandene Mehrkosten dem Beklagten aufzuerlegen, wenn die beiden Kläger unternehmensrechtlich verbunden sind und keine anderen Verletzungshandlungen.
