In der Patentnichtigkeitssache „Bodenbelag“ hat sich der BGH zu den Grundsätzen für eine wirksame Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts näher geäußert (BGH, Urteil v. 20.05.2021, Az. X ZR 62/19).
Die wirksame Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung setzt nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ voraus, dass die Anmeldung des europäischen Patents dieselbe Erfindung wie die Voranmeldung betrifft. Diese Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung des BGH erfüllt, wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist. Der Gegenstand der beanspruchten Erfindung muss im Prioritätsdokument identisch offenbart sein; es muss sich um dieselbe Erfindung handeln. Dabei ist die Offenbarung des Gegenstands der ersten Anmeldung nicht auf die dort formulierten Ansprüche beschränkt, vielmehr ist dieser aus der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen zu ermitteln.
In seinem Urteil „Bodenbelag“ führt der BGH zunächst aus, dass für die Beurteilung der identischen Offenbarung die Prinzipien der Neuheitsprüfung gelten. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats sei danach erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen „unmittelbar und eindeutig“ als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen könne. Zu ermitteln sei mithin, was der Fachmann der Vorveröffentlichung als den Inhalt der gegebenen allgemeinen Lehre entnehme, wobei das Verständnis des Fachmanns zum Zeitpunkt der Einreichung der prioritätsbegründenden Patentanmeldung maßgeblich sei.
Offenbart könne auch dasjenige sein, was im Patentanspruch und in der Beschreibung der Voranmeldung nicht ausdrücklich erwähnt sei, aus der Sicht des Fachmanns nach seinem allgemeinen Fachwissen jedoch für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich sei und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedürfe, sondern „mitgelesen” werde. In diesem Kontext stellt der BGH klar, dass die Einbeziehung von Selbstverständlichem jedoch keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen erlaube, sondern lediglich der vollständigen Ermittlung des Sinngehalts diene, d.h. derjenigen technischen Information, die der fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnehme.
Im Streitfall kam der BGH zu dem Schluss, dass das Streitpatent EP 1 950 349 die Priorität der deutschen Patentanmeldung 10 2007 004 662 („S3“) nicht wirksam in Anspruch nehme. Der Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents in der Fassung des angefochtenen Urteils sei in S3 nicht als zur angemeldeten Erfindung gehörend offenbart. Vielmehr erfordere die dort vorgesehene Ausführung der Öffnung als Langloch eigenständige fachliche Überlegungen, die über den unmittelbaren und eindeutigen Offenbarungsgehalt der Voranmeldung hinausgegangen wären. Dabei komme es nicht darauf an, ob diese Überlegungen veranlasst und im Hinblick auf das Wissen und Können des Fachmanns möglicherweise naheliegend gewesen seien.
Amtlicher Leitsatz:
Die Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts ist nicht wirksam, wenn der Gegenstand der späteren Anmeldung aus dem Inhalt der früheren Anmeldung nur aufgrund eigenständiger Überlegungen des Fachmanns hergeleitet werden kann. Hierbei ist unerheblich, ob es naheliegend war, solche Überlegungen anzustellen.
BGH, Urteil v. 20.05.2021, Az. X ZR 62/19
