BGH zur Nichtigerklärung eines Patents bei Einfügung eines nicht ursprünglich als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals

Mit seiner Entscheidung „Zigarettenpackung“ bestätigt der BGH seine bisherige Rechtsprechung im Zusammenhang mit der Einfügung von nicht ursprungsoffenbarten oder nicht ursprünglich als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmalen (BGH, Urteil v. 20.10.2020, Az. X ZR 158/18).

Ein Patent wird wegen unzulässiger Erweiterung für nichtig erklärt, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgeht (vgl. §§ 22, 21 PatG).

Der Inhalt einer Patentanmeldung ist anhand der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln. Entscheidend ist, was der Fachmann diesen Unterlagen als zur Erfindung gehörend entnehmen kann. Zu berücksichtigen ist allerdings nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung selbst ergibt, nicht hingegen weitergehende Erkenntnisse, zu denen der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann.

Sofern ein ursprünglich nicht offenbartes Merkmal zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands, nicht aber zu einem Aliud führt, ist nach der Rechtsprechung des BGH den berechtigten Interessen der Öffentlichkeit schon dann Genüge getan, wenn das Merkmal im Patentanspruch verbleibt und zugleich dafür Sorge getragen wird, dass im Übrigen, also was die Entstehung von Patentrechten anbelangt, keine Rechte aus der Änderung hergeleitet werden können. Ein Aliud, das zwingend zur Nichtigerklärung führt, liegt nach der Rechtsprechung des BGH nicht nur dann vor, wenn der Gegenstand des Streitpatents zum ursprünglich offenbarten Gegenstand in einem Ausschließlichkeitsverhältnis steht, sondern auch dann, wenn das hinzugefügte Merkmal einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch zumindest in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist.

Im Streitfall kam der BGH zu dem Schluss, dass das hinzugefügte Merkmal nicht zu einer Konkretisierung, sondern zu einer Erweiterung um einen neuen technischen Aspekt – und somit einem Aliud – geführt hat.

Amtlicher Leitsatz

Von der Nichtigerklärung eines Patents ist abzusehen, wenn die Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht oder nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt. Keine bloße Einschränkung in diesem Sinne, sondern ein Aliud liegt vor, wenn das hinzugefügte Merkmal einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch zumindest in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (Bestätigung von BGH, Urteil vom 21. Juni 2011 – X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 – Integrationselement; Beschluss vom 6. August 2013 – X ZB 2/12, GRUR 2013, 1135 – Tintenstrahldrucker; Urteil vom 17. Februar 2015 – X ZR 161/12, BGHZ 204, 199 = GRUR 2015, 573 – Wundbehandlungsvorrichtung).

BGH, Urteil v. 20.10.2020, Az. X ZR 158/18

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Franziska Anneken

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