In der Entscheidung „Abstandsstück“ (Urt. v. 29.04.2025, X ZR 43/23) beschäftigt sich der BGH ein weiteres Mal mit der Patentfähigkeit einer Erfindung, insbesondere mit der Ausführbarkeit der technischen Lehre durch den Fachmann und der öffentlichen Zugänglichkeit bzw. der offenkundigen Vorbenutzung am Prioritätstag.
Die Klägerin hatte geltend gemacht, dass der Gegenstand des Streitpatents, welches ein Abstandsstück betrifft, nicht patentfähig und die Erfindung nicht so offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Dagegen richtet sich die Berufung der Klägerin, die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.
In Bezug auf die Ausführbarkeit der Erfindung stimmt der BGH dem Patentgericht zu, dass die im Zusammenhang mit dem Ausführungsbeispiel gegebenen Hinweise ausreichen, um das geschützte Erzeugnis herzustellen. Das Streitpatent führe geeignete Materialien und Lösungsmittel an; damit sei eine Richtung vorgegeben, die orientierende Versuche zumutbar macht.
Der Umstand, dass das Streitpatent keine näheren Angaben zur Temperatur und Dauer der Polymerisation enthält, stehe der Ausführbarkeit nicht entgegen. Diese Angaben entnehme der Fachmann, ein Diplom-Ingenieur oder Master der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Herstellung und Entwicklung von Laminaten aus Metall und Harz, insbesondere von schälbaren Abstandsstücken, fachüblicherweise den Datenblättern von Herstellern. Fehlende Parameter zum Anteil des Lösungsmittels könne der Fachmann durch zumutbare orientierende Versuche ohne Mühe ermitteln.
Der BGH betont, dass es in diesem Zusammenhang unerheblich sei, ob ein im Prioritätszeitpunkt mit der Entwicklung von Abstandsstücken befasster Fachmann über hinreichende Kenntnisse verfügt hat, um solche Datenblätter heranzuziehen und zu verstehen.
Die Frage, ob eine Erfindung so offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann, sei im Lichte der Erkenntnisse zu beurteilen, die das Patent dem Fachmann vermittelt. Im Streitfall ergebe sich aus dem Streitpatent, dass der Ausbildung der Harzschicht entscheidende Bedeutung zukommt. Dies gebe einem mit der Ausführung des Patents betrauten Fachmann jedenfalls Anlass, einen mit solchen Klebstoffen vertrauten Fachmann hinzuzuziehen, wenn er selbst nicht über genügend Kenntnisse im Hinblick auf Auswahl und Anwendung solcher Stoffe verfügte.
Weiter führt der BGH aus, dass das Patentgericht zu Recht entschieden habe, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht durch in einer E-Mail aus dem Hause der Klägerin übermittelten Informationen am Prioritätstag nicht der Öffentlichkeit zugänglich gewesen sei. Wie das Patentgericht zutreffend festgestellt habe, hätten die darin enthaltenen Informationen sich nur an den Empfänger der E-Mail gerichtet. Dies ergebe sich auch aus dem Vertraulichkeitsvorbehalt am Ende der Nachricht.
In diesem Zusammenhang verweist der Senat auf seine Rechtsprechung, wonach eine Vorbenutzung offenkundig sei, wenn die nicht nur theoretische und nicht nur entfernt liegende Möglichkeit eröffnet ist, dass beliebige Dritte, und damit auch fachkundige, zuverlässige und ausreichende Kenntnis von der Erfindung erlangen (vgl. nur BGH v. 12.04.2022, GRUR 2022, 1294 – Oberflächenbeschichtung).
Die Möglichkeit einer Kenntnisnahme in diesem Sinne könne zwar schon dadurch begründet werden, dass einer einzelnen Person die Lieferung eines bestimmten Erzeugnisses angeboten wird und das Angebot alle Merkmale des Patents erkennen lässt. Je nach dem Inhalt des Angebots und den Umständen, unter denen es erteilt wird, könne sich aber die berechtigte Erwartung ergeben, dass der Angebotsempfänger die Information nicht an dritte Personen außerhalb seines Unternehmens weitergeben wird. Diese Erwartung könne insbesondere bei einer gemeinsamen Entwicklungs- oder Erprobungstätigkeit bestehen (BGH v. 12.04.2022, GRUR 2022, 1294 – Oberflächenbeschichtung; v. 14.05.2019, X ZR 93/17). Sie könne sich aber auch aus sonstigen Umständen ergeben. Insbesondere könne die Möglichkeit einer Kenntnisnahme durch beliebige Dritte nicht ohne Weiteres angenommen werden, wenn ein Angebot auf die Herstellung eines erst noch zu entwickelnden Gegenstandes gerichtet ist (BGH v. 09.12.2014, GRUR 2015, 463 – Presszange).
Vor diesem Hintergrund sei hier davon auszugehen, dass die in der E-Mail nebst Anlagen übermittelten Informationen der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren. Der E-Mail sei zu entnehmen, dass die Klägerin Abstandsstücke erfolgreich getestet hat, die Lieferung von Probestücken zum Zwecke der Untersuchung und Freigabe in Aussicht stellt und parallel dazu ein inoffizielles Preisangebot ankündigt. Aus der maßgeblichen E-Mail ergebe sich auch, dass es sich um ein noch in der Entwicklung befindliches Produkt handelt, das zunächst nur zu Testzwecken geliefert werden soll. Dies trage die vom Patentgericht gezogene Schlussfolgerung, dass die Informationen erkennbar nur für den Angebotsempfänger bestimmt waren und dass die Klägerin damit rechnen durfte, dass der Empfänger die Information nicht an Dritte außerhalb seines Unternehmens weitergeben wird.
Amtliche Leitsätze des BGH
Die Frage, ob eine Erfindung so ausgeführt ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann, ist im Lichte der Erkenntnisse zu beurteilen, die das Patent dem Fachmann vermittelt.
Die Möglichkeit einer Kenntnisnahme durch beliebige Dritte kann nicht ohne Weiteres angenommen werden, wenn ein Angebot auf die Herstellung eines erst noch zu entwickelnden Gegenstands gerichtet ist (Bestätigung von BGH, Urt. v. 09.12.2014 – X ZR 6/13, GRUR 2015, 463 Rn. 34 – Presszange).
Quelle: BGH, Urt. v. 29.04.2025, X ZR 43/23
