BGH zum Rechtsschutzinteresse nach Ablauf der Schutzrechtsdauer

In der Entscheidung „Datenpaketumwandlung“ (v. 11.08.2020, X ZR 96/18) hat der BGH sich mit unterschiedlichen Fragen im Rahmen eines Verletzungs- bzw. Nichtigkeitsverfahrens auseinandergesetzt.

Der Entscheidung lag ein Sachverhalt zugrunde, in dem die Klägerin von der Beklagten als Patentinhaberin wegen Verletzung des bereits wegen Zeitablaufs erloschenen Streitpatents, gestützt auf dessen Patentanspruch 21, gerichtlich in Anspruch genommen wird. Die Klägerin beantragt, das Patent für nichtig zu erklären. Die Beklagte hat die Klageabweisung beantragt und das Streitpatent hilfsweise mit drei Hilfsanträgen in geänderten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent im Umfang seines Patentanspruchs 21 für nichtig erklärt und die Klage im Übrigen als unzulässig abgewiesen. Mit ihrer Berufung strebt die Beklagte weiterhin die vollständige Abweisung der Klage an. Hilfsweise verteidigt sie den Gegenstand von Patentanspruch 21 in 13 geänderten Fassungen. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen und schließt sich der Berufung der Beklagten mit dem Ziel der vollumfänglichen Nichtigerklärung des Streitpatents an.

Der BGH stellt klar, dass die Frage nach einem Rechtsschutzinteresse der Klägerin trotz des Erlöschens des Streitpatents nicht nach allzu strengen Maßstäben beurteilt werden darf. Soll eine Nichtigkeitsklage der vorbeugenden Abwehr von Ansprüchen dienen, sei nicht ausschlaggebend, ob diese bereits geltend gemacht oder auch nur angekündigt sind. Hinreichender Anlass, gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen, bestehe vielmehr schon dann, wenn der Kläger Grund zu der Besorgnis hat, er könne auch nach Ablauf der Schutzdauer noch Ansprüchen wegen zurückliegender Handlungen ausgesetzt sein. Ein Rechtsschutzinteresse dürfe in solchen Fällen nur dann verneint werden, wenn eine solche Inanspruchnahme ernstlich nicht mehr in Betracht kommt (BGH GRUR 1995, 342 f. – Tafelförmige Elemente).

Ein Rechtsschutzinteresse an einer bereits erhobenen Nichtigkeitsklage entfalle nicht ohne weiteres deshalb, weil der Patentinhaber die Verletzungsklage zurücknimmt, wenn der Patentinhaber durch eine Verletzungsklage bereits zum Ausdruck gebracht hat, dass er gewollt ist, die ihm nach seiner Auffassung zugestehenden Ansprüche wegen Verletzung des Patents durchzusetzen. So habe der BGH ein Rechtsschutzinteresse auch für den Fall bejaht, dass der Patentinhaber eine bereits erhobene Verletzungsklage zurücknimmt, einen Verzicht auf eventuelle Ansprüche aus dem Streitpatent aber ablehnt (BGH GRUR 2010, 1084 – Windenergiekonverter).

Weiter betont der BGH, dass es in der Regel allein von Zweckmäßigkeitserwägungen abhänge, ob eine Verletzungsklage ausschließlich auf den Hauptanspruch oder hilfsweise auch auf Unteransprüche gestützt wird. Eine Partei, die, gestützt auf den Hauptanspruch, wegen Verletzung des Patents verklagt wird, habe grundsätzlich Anlass zu der Besorgnis, dass das Begehren auf Unteransprüche gestützt wird, falls sich der Hauptanspruch als nicht rechtsbeständig erweist. In dieser Situation entspreche es in der Regel den Geboten der Prozessökonomie, über eine bereits anhängige Nichtigkeitsklage in Bezug auf alle Patentansprüche zu entscheiden, um eine endgültige Klärung der Rechtslage zu ermöglichen. Ein Rechtsschutzinteresse in Bezug auf einzelne Unteransprüche könne in dieser Situation allenfalls dann zu verneinen sein, wenn offensichtlich ist, dass die angegriffene Ausführungsform ein darin vorgesehenes Merkmal weder wortsinngemäß noch mit äquivalenten Mitteln verwirklicht. Soweit es um Nebenansprüche geht, gelte jedenfalls dann nichts anderes, wenn diese inhaltlich so weitgehend übereinstimmen, dass die Verwirklichung der Merkmale eines Anspruchs typischerweise zur Verwirklichung der Merkmale des anderen Anspruchs führt.

Darüber hinaus führt der BGH aus, dass die Verteidigung des Streitpatents gemäß einem der Hilfsanträge nach § 116 Abs. 2 PatG zulässig sei. Hierzu verweist der BGH auf seine Rechtsprechung, wonach die erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachte Verteidigung eines Patents in geänderter Fassung in der Regel gemäß § 116 Abs. 2 PatG zulässig sei, wenn sich der neue Antrag von einem bereits in erster Instanz gestellten Antrag nur dadurch unterscheidet, dass einzelne der zur erteilten Fassung hinzutretenden Merkmale gestrichen worden sind (BGH, Urt. v. 20.03.2014, X ZR 128/12, Rn. 52).

Eine solche Änderung erfülle die Voraussetzungen von § 116 Abs. 2 Nr. 2 PatG, weil der Antrag trotz Streichung einzelner Merkmale aufgrund des Sachverhalts beurteilt werden kann, der bereits in erster Instanz zur Entscheidung anstand und der deshalb gemäß § 117 PatG und § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auch der Berufungsentscheidung zugrunde zu legen ist. Sie sei in der Regel auch sachdienlich i. S. v. § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG, weil sie dem Patentinhaber ggf. eine Feinkorrektur ermöglicht, ohne den für die Beurteilung durch das Gericht erforderlichen Aufwand nennenswert zu erhöhen.

Quelle: BGH v. 11.08.2020, X ZR 96/18

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Dr. Anja Bartenbach, LL.M.

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