BGH zum Rechtsschutzinteresse für eine Patentnichtigkeitsklage nach Ablauf der Schutzdauer

Die Frage, ob das nach Ablauf der Schutzdauer des Streitpatents erforderliche Rechtsschutzinteresse des Nichtigkeitsklägers für eine Patentnichtigkeitsklage vorliegt, darf dem BGH zufolge nicht nach allzu strengen Maßstäben beurteilt werden und sei nur dann zu verneinen, wenn eine Inanspruchnahme aus dem Schutzrecht ernstlich nicht mehr in Betracht kommt (BGH, Beschluss vom 13.07.2020, Az. X ZR 90/18).

Eine Nichtigkeitsklage ist nach Ablauf des Patentschutzes nur insoweit zulässig, als der Kläger ein eigenes Rechtsschutzinteresse darlegt. Ein solches kann sich daraus ergeben, dass der Nichtigkeitskläger wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich in Anspruch genommen wird oder dass eine solche Inanspruchnahme zu besorgen ist, aber auch daraus, dass der Nichtigkeitskläger ein berechtigtes Interesse daran hat, die Inanspruchnahme eines Dritten wegen Verletzung des Streitpatents abzuwenden.

In seinem Beschluss „Signalübertragungssystem“ betont der BGH, dass die Frage, ob ein eigenes Rechtsschutzinteresse vorliegt, nicht nach allzu strengen Maßstäben beurteilt werden dürfe. Soll eine Nichtigkeitsklage der vorbeugenden Abwehr von Ansprüchen dienen, sei nicht ausschlaggebend, ob diese bereits geltend gemacht oder auch nur angekündigt seien. Hinreichender Anlass, gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen, bestehe schon dann, wenn der Kläger Anlass zu der Besorgnis habe, er könne auch nach Ablauf der Schutzdauer noch Ansprüchen wegen zurückliegender Handlungen ausgesetzt sein. Ein Rechtsschutzinteresse dürfe in solchen Fällen nur dann verneint werden, wenn eine solche Inanspruchnahme ernstlich nicht mehr in Betracht kommt.

In dem zugrunde liegenden Fall hatte die beklagte Patentinhaberin im Verfahren vor dem BPatG erklärt, ihre anhängigen, auf Patentanspruch 7 gestützten Verletzungsklagen nicht auf andere nebengeordnete Ansprüche zu erweitern. Das BPatG wertete diese Erklärung als Klageverzicht im Sinne von § 306 ZPO und wies die Nichtigkeitsklage, soweit die Klägerin das Streitpatent über die Ansprüche 7 und 8 hinaus angegriffen hat, mit dem Ablauf der Schutzdauer des Streitpatents wegen mangelnden Rechtsschutzinteresseses als unzulässig ab. Demgegenüber kam der BGH zu dem Schluss, dass die Erklärung der Beklagten keinen Klageverzicht im Sinne von § 306 ZPO enthalte und die Beklagte/die Verletzungsklägerin damit nicht auf bereits rechtshängige Ansprüche verzichtet, sondern lediglich angekündigt habe, weitere Ansprüche in dem bereits anhängigen Prozess nicht geltend zu machen. Mit ihrer auf die bereits anhängigen Verfahren beschränkten Erklärung und der Ablehnung einer umfassenden Verzichtserklärung habe sich die Beklagte die Möglichkeit vorbehalten, neue Klagen zu erheben. Angesichts des Verlaufs der Verletzungsrechtsstreitigkeiten bestand nach Ansicht des BGH daher die hinreichend konkrete Besorgnis, dass die Beklagte die Klägerin oder andere Unternehmen aus deren Abnehmerkreis wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch nimmt und bejahte deren Rechtsschutzinteresse für sämtliche von ihr angegriffenen Ansprüche des Streitpatents.

Amtlicher Leitsatz:

Das nach Ablauf der Schutzdauer eines Patents erforderliche Rechtsschutzinteresse für eine Patentnichtigkeitsklage ist nur dann zu verneinen, wenn eine Inanspruchnahme aus dem Schutzrecht ernstlich nicht mehr in Betracht kommt (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 14. Februar 1995 X ZB 19/94, GRUR 1995, 342 f.- Tafelförmige Elemente).

BGH, Beschluss vom 13.07.2020, Az. X ZR 90/18

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Franziska Anneken

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