BGH zum eingetragenen Design als Ausgangspunkt für technische Überlegungen

In seiner Entscheidung „Zahnimplantat“ (vom 20.04.2021, X ZR 40/19) beschäftigte sich der BGH mit der Frage, ob ein eingetragenes Design als der Schutzfähigkeit entgegenstehender Stand der Technik herangezogen werden kann.

Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt und dabei seine Entscheidung im Wesentlichen u. a. damit begründet, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents dem Fachmann ausgehend von einer französischen Designanmeldung nahegelegt gewesen sei.

Hierzu führt der BGH aus, dass das Berufungsgericht im Ansatz zutreffend angenommen habe, dass die Designanmeldung als Ausgangspunkt für die Bewertung der Schutzfähigkeit in Betracht kommt.

Hierbei sei es unerheblich, ob es sich bei der Designanmeldung um den nächstliegenden Stand der Technik handelt. Nach der Rechtsprechung des Senats sei die Einordnung einer Entgegenhaltung als – aus ex-post-Sicht – nächstkommender Stand der Technik für die Bejahung der Frage, ob die Entgegenhaltung einen geeigneten Ausgangspunkt für fachliche Bemühungen bildet, weder ausreichend noch erforderlich (BGH, GRUR 2009, 382 – Olanzapin; BGH, GRUR 2009, 1039 – Fischbissanzeige; BGH, GRUR 2017, 498 – Gestricktes Schuhoberteil).

Der BGH führt aus, dass auch die Veröffentlichung eines eingetragenen Designs einen geeigneten Ausgangspunkt für technische Überlegungen bilden könne. Der Senat hat – ohne die Frage zu problematisieren – schon verschiedentlich Designpatente und Geschmacksmuster als mögliche Ausgangspunkte für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen (BGH, GRUR 2017, 148 – Opto-Bauelement; BGH, GRUR 2019, 499 – Eierkarton).

Der BGH betont, dass diese Vorgehensweise in Einklang mit Art. 54 Abs. 2 EPÜ und der Rechtsprechung zum Offenbarungsgehalt von Zeichnungen in Patentanmeldungen stehe. Nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ bilde der Stand der Technik alles, was der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist. Hierzu gehören nicht nur textliche, sondern auch bildliche Darstellungen. Vor allem im Zusammenhang mit der Frage, ob der Gegenstand eines Patents ursprünglich offenbart ist, habe der Senat deshalb wiederholt entschieden, dass technische Merkmale auch allein durch die in der Patentanmeldung enthaltenen Zeichnungen offenbart sein können (BGH, GRUR 2010, 599 – Formteil; BGH, GRUR 2012, 475 – Elektronenstrahltherapiesystem).

Ein vergleichbarer Offenbarungsgehalt könne sich im Einzelfall auch aus Zeichnungen oder bildlichen Darstellungen in den veröffentlichten Unterlagen eines eingetragenen Designs ergeben. Solche Unterlagen enthielten zwar in der Regel keine ausdrücklichen Ausführungen zu technischen Aspekten. Ihnen könne aber dennoch ein technischer Offenbarungsgehalt zukommen, wenn schon aus der bildlichen Darstellung technische Zusammenhänge oder Funktionen hervorgehen.

Dies gelte insbesondere in Bezug auf technische Merkmale, die schon durch bloße Inaugenscheinnahme eines Erzeugnisses wahrnehmbar sind. Ob solche Merkmale durch das Anbieten und Liefern solcher Erzeugnisse oder durch die Veröffentlichung von bildlichen Darstellungen mit vergleichbarem Offenbarungsgehalt zugänglich gemacht werden, begründe keinen grundlegenden Unterschied. Angesichts dessen könne im Einzelfall Anlass bestehen, als Ausgangspunkt für technische Überlegungen nicht nur auf am Markt erhältliche Erzeugnisse zurückzugreifen, sondern auch auf Abbildungen solcher Erzeugnisse in den Unterlagen eines eingetragenen Designs.

Quelle: BGH vom 20.04.2021, X ZR 40/19

Zurück
Dr. Anja Bartenbach, LL.M.

Dr. Anja Bartenbach, LL.M.

E: a.bartenbach@cbh.de
T: +49 221 95 190-83
ZUM PROFIL