In der Entscheidung „Planungseinrichtung“ (BGH, Urt. v. 24.09.2024, X ZR 92/22) stellt der BGH die Frage klar, ob sich der Patentinhaber in der Berufungsinstanz mit einem erstinstanzlich gestellten Hilfsantrag erfolgreich verteidigen kann oder ob die Verspätungsvorschriften eingreifen.
Ursprünglich hat die Beklagte das Streitpatent in der erteilten Fassung und mit vier Hilfsanträgen in geänderter Fassung verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit es über die Fassung nach dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 3 hinausgeht und die Klage im Übrigen abgewiesen. Mit ihrer dagegen gerichteten Berufung strebt die Klägerin weiterhin die vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents an. Die Beklagte begehrt im Wege der Anschlussberufung die vollständige Abweisung der Klage. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in der Fassung des angefochtenen Urteils und mit ihren erstinstanzlichen Hilfsanträgen 1, 3 und 4.
Der BGH stellt klar, dass die Verteidigung des Streitpatents mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 4 erfolgreich und dieser Hilfsantrag nicht präkludiert ist. Dabei könne dahingestellt bleiben, ob das Patentgericht den erst in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrag nach § 83 Abs. 4 PatG hätte zurückweisen dürfen. Vom Ausgangspunkt des Patentgerichts aus stellte sich nach Ansicht des BGH diese Frage nicht, weil das Patentgericht das Streitpatent in der Fassung des vorrangig gestellten erstinstanzlichen Hilfsantrags 3 als rechtsbeständig angesehen hat.
Weiter betont der BGH, dass eine Zurückweisung nach § 117 PatG und § 531 Abs. 1 ZPO ausgeschlossen sei, weil das Patentgericht den Antrag nicht als verspätet zurückgewiesen hat. Eine Zurückweisung nach § 117 PatG und § 531 Abs. 2 ZPO sei ebenfalls ausgeschlossen, weil die Beklagte den Antrag bereits in erster Instanz gestellt hat. Der Umstand, dass das Patentgericht über diesen Antrag nicht entschieden hat, führe nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Der Antrag sei in der ersten Instanz anhängig geworden, weil ihn die Beklagte vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung gestellt hat.
Auch eine Zurückweisung nach § 117 PatG und § 530 sowie § 296 Abs. 1 ZPO komme nicht in Betracht, weil der Antrag in zweiter Instanz innerhalb der in § 530 ZPO aufgeführten Fristen gestellt worden ist. Ob ein Antrag in zweiter Instanz auf der Grundlage von § 83 Abs. 4 PatG zurückgewiesen werden kann, bedürfe keiner abschließenden Entscheidung. Der Tatbestand dieser Vorschrift sei im Streitfall in zweiter Instanz nicht erfüllt. Auch in diesem Zusammenhang könne dahingestellt bleiben, ob die Beklagte Anlass hatte, den Antrag innerhalb der vom Patentgericht gem. § 83 Abs. 2 gesetzten Frist zu stellen. Eine Zurückweisung komme jedenfalls deshalb nicht in Betracht, weil die Berücksichtigung des Antrags eine Vertagung des zweitinstanzlichen Verhandlungstermins nicht erfordert. Zwischen der Einlegung der Anschlussberufung und der mündlichen Verhandlung vor dem Senat liege ein Zeitraum von mehr als 19 Monaten. Dies habe der Klägerin ausreichend Gelegenheit gegeben, zu dem Antrag inhaltlich Stellung zu nehmen. Die Klägerin habe von dieser Gelegenheit – wenn auch mit eher kurzen Ausführungen – Gebrauch gemacht. Deshalb könne der Senat über den Antrag inhaltlich entscheiden.
Amtlicher Leitsatz des BGH
Ein in erster Instanz gestellter Hilfsantrag, über den das Patentgericht nicht entschieden hat, weil es das Streitpatent in einer anderen Fassung für rechtsbeständig erachtet hat, kann in der Berufungsinstanz nicht nach § 117 PatG i. V. m. § 531 ZPO oder §§ 530, 296 ZPO als verspätet zurückgewiesen werden.
Quelle: BGH, Urt. v. 24.09.2024, X ZR 92/22
