In einem Urteil vom 28.06.2022 (Az. X ZR 67/20) hat sich der BGH nochmals mit den rechtlichen Anforderungen an die Ursprungsoffenbarung einer Erfindung befasst.
Nach § 21 Abs. 4 Nr. PatG wird ein Patent widerrufen, wenn sich ergibt, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist. Entsprechende Regelungen finden sich für den deutschen Teil eines Europäischen Patents in Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ i. V. m. Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜbkG. Bei einem Angriff auf ein Patent, gestützt auf diese Vorschriften, stellt sich die Frage, ob die erteilte Fassung der Patentansprüche, die von der ursprünglichen Fassung nach Änderung im Prüfungsverfahren abweichen kann, noch von der Ursprungsoffenbarung der eingereichten Patentanmeldung gedeckt ist. Maßgeblich ist dabei die technische Offenbarung in Ansehung des gesamten Inhalts der eingereichten Anmeldung.
Der BGH bestätigte die Entscheidung des Bundespatentgerichts, das das Patent erstinstanzlich teilweise widerrufen hatte. Das Ergebnis der Entscheidung des BGH verleitete den BGH zu folgendem amtlichen Leitsatz:
„Durch eine Patentanmeldung, die sich mit der nahtlosen Änderung der Datenübertragungsrate in einem ADSL-System befasst und hierzu vorschlägt, ausschließlich die Zuweisung von Bits zu Subkanälen zu ändern und eine bestimmte Signalisierungsart einzusetzen, ist nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, dass diese Signalisierungsart auch zur bloßen Änderung der Bitzuweisung bei gleichbleibender Datenrate oder zur Änderung anderer Übertragungsparameter eingesetzt werden kann.“
Die Entscheidung ist hoch einzelfallbezogen. Der BGH hat jedoch die Entscheidung zum Anlass genommen, nochmals die in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zusammenzustellen, die für die Frage der Ursprungsoffenbarung entscheidend sind. Dies gilt insbesondere, wenn der Patentanspruch am Ende auf Verallgemeinerungen der Erfindung gerichtet ist, die zwar an Ausführungsbeispiele anknüpfen, aber einzelne Merkmale der Ausführungsbeispiele ausklammern.
