Der BGH hat sich in einem Patentnichtigkeitsverfahren mit einem Patent befasst, dessen Anspruch 1 in der in erster Linie verteidigten Fassung ein Erzeugnis (Pulsationsdämpfer) betrifft und die Angabe eines bestimmten Herstellungsverfahrens (spanlose Fertigung) enthält (BGH, Urteil v. 16.04.2024, Az. X ZR 28/22 - Pulsationsdämpfer).
Der BGH stellt in seiner Entscheidung klar, dass sich aus der Angabe einer spanlosen Herstellung nicht ergebe, dass der Pulsationsdämpfer zwingend mit einem spanlosen Verfahren hergestellt werden müsse, sondern lediglich, dass er Eigenschaften aufweisen müsse, die mit einem solchen Verfahren erzeugt werden könnten. Der BGH verweist in diesem Kontext auf die Rechtsprechung des Senats, wonach die Angabe eines bestimmten Herstellungsverfahrens in einem Patentanspruch, der ein Erzeugnis betrifft, lediglich der eindeutigen Kennzeichnung des Erzeugnisses diene. Sind mit dem Herstellungsverfahren bestimmte Eigenschaften verbunden, die nur auf diesem Weg erreicht werden können und deren Vorhandensein im fertigen Erzeugnis festgestellt werden kann, sei das Patent im Ergebnis dennoch auf Erzeugnisse beschränkt, die auf diesem Weg hergestellt worden sind.
Amtliche Leitsätze des BGH
1. Die Angabe eines bestimmten Herstellungsverfahrens in einem Patentanspruch, der ein Erzeugnis betrifft, dient lediglich der eindeutigen Kennzeichnung des Erzeugnisses. Gegenstand des Patents ist trotz der Beschreibung durch das Herstellungsverfahren aber das Erzeugnis als solches, das unabhängig von seinem Herstellungsweg die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllen muss (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 30. März 1993 – X ZB 13/90, BGHZ 122, 144 = GRUR 1993, 651, juris Rn. 47 – Tetraploide Kamille; Urteil vom 8. Juni 2010 – X ZR 71/08, juris Rn. 23).
2. Schlägt sich das Herstellungsverfahren in Eigenschaften nieder, die nur auf diesem Weg erreicht werden können und deren Vorhandensein im fertigen Erzeugnis festgestellt werden kann, ist das Patent im Ergebnis dennoch auf Erzeugnisse beschränkt, die auf diesem Weg hergestellt worden sind (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Juli 1971 – X ZB 9/70, BGHZ 57, 1 = GRUR 1972, 80, juris Rn. 73 und 77 – Trioxan; Urteil vom 19. Juni 2001 – X ZR 159/98, GRUR 2001, 1129, juris Rn. 72 – Zipfelfreies Stahlband).
(BGH, Urteil v. 16.04.2024, Az. X ZR 28/22 – Pulsationsdämpfer)
