Eine weitere Entscheidung im Zusammenhang mit den Markenrechten an dem Zeichen „Testarossa“: Der BGH hat die Anforderungen an das Vorliegen einer bösgläubigen Markenanmeldung – insbesondere, wenn diese einem bekannten Zeichen ähnelt oder mit ihm sogar identisch ist – weiter präzisiert, im konkreten Fall aber eine Bösgläubigkeit verneint (BGH, Beschluss vom 11. September 2025 - I ZB 6/25 – Testarossa).
Zum Hintergrund
Ist die Anmeldung einer deutschen Wortmarke an dem Zeichen „Testa Rossa“ u. a. für „Zweiräder“ und für „Modell-Fahrzeuge“ durch den Vorstand eines Unternehmens, der seit etwa 50 Jahren in der Spielzeug- und Modellautobranche unternehmerisch tätig ist, bösgläubig? Mit dieser Frage hatte sich kürzlich der BGH zu befassen. Dabei ist dieses Verfahren nur ein kleiner Ausschnitt aus einer Vielzahl von juristischen Auseinandersetzungen in den letzten Jahren, die sich vorrangig zwischen den auch hier beteiligten Parteien abspielen und sich unter anderem auch auf Lizenzforderungen aufgrund der Wiedergabe von Herstellermarken auf Modellspielzeugen beziehen.
Die Hürden für das Vorliegen einer bösgläubigen Markenanmeldung sind in der Praxis verständlicherweise relativ hoch, damit dieser Nichtigkeitsgrund nicht missbräuchlich eingesetzt wird. In dem vorliegend vom BGH zu entscheidenden Sachverhalt ging es um eine deutsche Wortmarke an dem Zeichen „Testa Rossa“, die in zahlreichen Warenklassen Schutz beanspruchte, darunter unter anderem auch „Zweiräder“ und „Modell-Fahrzeuge“ in den Klassen 12 und 28.
Die Antragstellerin – Ferrari – fühlte sich in ihren Markenrechten verletzt und vertrat die Auffassung, dass der Markeninhaber bei der Anmeldung bösgläubig gehandelt habe. So habe er die angegriffene Marke in Kenntnis der älteren Rechte bewusst mit dem Ziel angemeldet, den ausgezeichneten Ruf und die Bekanntheit der Marke „Testarossa“ in unlauterer Weise für seine eigenen geschäftlichen Interessen auszubeuten und von ihrer Wertschätzung zu profitieren. Zugleich beabsichtige er, den Besitzstand von Ferrari an dem Zeichen zu stören und diese an der weiteren Verwendung ihrer älteren Marken zu hindern.
Sowohl das Deutsche Patent- und Markenamt als auch das Bundespatentgericht lehnten eine Bösgläubigkeit des Anmelders jedoch ab.
Entscheidung des BGH
Der BGH schließt sich den Vorinstanzen an und verneint im Ergebnis das Vorliegen einer bösgläubigen Markenanmeldung.
Das Gericht stellt insoweit zunächst klar, dass für die Annahme einer bösgläubigen Markenanmeldung eine Schädigungs- oder Behinderungsabsicht des Anmelders hinsichtlich Drittinteressen erforderlich ist. Dies setzt jedoch nicht voraus, dass ein Bezug zu einem konkreten Dritten vorliegen muss.
Hinsichtlich der Beweis- bzw. Feststellungslast führt der Senat aus, dass der Antragsteller diese trägt, soweit es um das Vorliegen schlüssiger und übereinstimmender Indizien geht, die Voraussetzung für die Annahme des geltend gemachten absoluten Schutzhindernisses sind. Wenn die Umstände, auf die sich der Nichtigkeitsantragsteller beruft, jedoch geeignet sind, die Vermutung der Gutgläubigkeit des Markeninhabers bei Anmeldung der Marke zu widerlegen, ist es wiederum Sache des Markeninhabers, zu seinen Absichten bei Anmeldung der Marke vorzutragen, insbesondere auch plausible Erklärungen zu den Zielen und der wirtschaftlichen Logik der Anmeldung dieser Marke abzugeben.
Allein das Vorliegen eines relativen Schutzhindernisses – vorliegend also ältere Marken eines Dritten, hier Ferrari – reicht zur Annahme der Bösgläubigkeit der Markenanmeldung nicht aus, stellt der BGH klar. Allerdings können Gesichtspunkte, die zur Feststellung eines relativen Eintragungshindernisses beitragen könnten, für die Feststellung der Bösgläubigkeit des Anmelders relevant sein. Gerade die Anmeldung eines Zeichens, das einer bekannten Marke hochgradig ähnlich oder mit ihr sogar identisch ist, kann im Rahmen der erforderlichen Gesamtabwägung aller Umstände des Streitfalls dafür sprechen, dass die Markenanmeldung bösgläubig erfolgt ist. Es müssen jedoch weitere Umstände hinzutreten, die dies nahelegen. Solche Umstände habe das Bundespatentgericht im vorliegenden Fall jedoch nicht feststellen können.
Fazit
Die Entscheidung verdeutlicht, wie hoch die Anforderungen an die Bejahung einer Bösgläubigkeit in der Praxis sind. Der BGH präzisiert viele der bereits bestehenden Grundsätze und stellt insbesondere das Verhältnis der bösgläubigen Markenanmeldung zum Sonderschutz bekannter Marken heraus. Auch die Ausführungen des Senats zu der Verteilung der Beweis- bzw. Feststellungslast sind zu begrüßen und sorgen für Klarheit, darüber hinaus präzisieren sie die Aussagen des BGH in der Entscheidung „NJW-Orange“ und können damit auch über die vorliegende Entscheidung hinaus an Bedeutung gewinnen.
Es wird zudem nochmals verdeutlicht, dass das Vorgehen auf Basis einer vermeintlichen Bösgläubigkeit einen sehr sorgfältigen Vortrag und insbesondere auch die Vorlage entsprechender stichhaltiger Nachweise voraussetzt.
