In einem aktuellen Beschluss (v. 08.09.2026, Az. X ZB 2/25) hat sich der BGH mit der Frage beschäftigt, ob die durch eine Doppelvertretung in einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ausgelösten Kosten im Sinne des § 91 ZPO notwendig sind.
Die Beteiligten streiten über die Erstattungsfähigkeit der Kosten eines in einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren in der Beschwerdeinstanz mitwirkenden Rechts- und Patentanwalts.
Der BGH betont in dieser Entscheidung, dass die im Patentnichtigkeitsverfahren geltenden Grundsätze über die Erstattungsfähigkeit von Kosten für die Vertretung durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren gelten.
Nach der Rechtsprechung des Senats seien die Kosten einer solchen Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren nicht schon in entsprechender Anwendung von § 143 Abs. 3 PatG erstattungsfähig. Sie könnten auch nicht schlechthin als notwendige Maßnahme der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO angesehen werden. Vielmehr müssten besondere Umstände vorliegen, aus denen sich die Notwendigkeit ergibt. Hier sei grundsätzlich eine typisierende Betrachtung geboten.
Die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt sei typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechts- oder Rechtsverteidigung notwendig anzusehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist. Dies beruhe auf dem in aller Regel vorliegenden Interesse der Partei, ihr Vorbringen in beiden Verfahren aufeinander abzustimmen (BGH, GRUR 2013, 427 – Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren I; BGH, GRUR 2023, 1807 – Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren II).
Diese Grundsätze seien auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren anzuwenden. Wenn zeitgleich zu einem Verletzungsrechtsstreit ein Gebrauchsmusterlöschungsverfahren anhängig ist, entstehe typischerweise derselbe Abstimmungsbedarf wie bei einem parallel anhängigen Patentnichtigkeitsverfahren. Die Art der betroffenen Schutzrechte und die für die jeweilige Verfahrens-art einschlägigen Regeln wiesen keine Besonderheiten auf, die eine abweichende Beurteilung rechtfertigen könnten.
Der X. Senat verweist auf die diesbezügliche Rechtsprechung des I. Zivilsenats in markenrechtlichen Verfahren zur doppelten Qualifikation eines anwaltlichen Vertreters, der sowohl als Rechts- als auch als Patentanwalt tätig wird. Danach sei der Einsatz besonderer markenrechtlicher Kenntnisse durch einen Rechtsanwalt, der zugleich als Patentanwalt zugelassen ist, durch die Rechtsanwaltsvergütung nicht abgegolten. Ein Patentanwalt sei gemäß § 1 PatAnwO in dem ihm durch das Gesetz zugewiesenen Aufgabenbereich ein unabhängiges Organ der Rechtspflege. Diese auf besonderen fachlichen Fähigkeiten begründete berufliche Stellung mit entsprechenden Rechten und Pflichten bestehe neben derjenigen eines Rechtsanwalts und werde im Fall der Vereinigung beider Berufsbilder in einer Person durch diese nicht verdrängt.
Diese Erwägungen greifen nach Ansicht des X. Zivilsenats in gleicher Weise, wenn ein Rechts- oder Patentanwalt in einem Patentnichtigkeits- oder Gebrauchsmusterlöschungsverfahren tätig wird.
Weiter führt der Senat aus, dass die Erstattung von Rechtsanwalts- und Patentanwaltsgebühren bei einem für diese Situation typischen Abstimmungsbedarf verlangt werden könne. Dies ergebe sich aus dem Umstand, dass parallel zu dem Löschungsverfahren ein Verletzungsrechtsstreit anhängig war. Eine solche Abstimmung sei typischerweise auch dann erforderlich, wenn zwei Anwälte aus derselben Kanzlei mandatiert werden oder ein einzelner Anwalt mit Doppelqualifikation tätig werde. Auch in solchen Fällen stelle sich die Aufgabe, den Vortrag in den parallelen Verfahren zu koordinieren und aufeinander abzustimmen. Dies erfordere typischerweise die fachlichen Qualifikationen eines Rechtsanwalts und eines Patentanwalts.
Amtliche Leitsätze des BGH
Die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt ist auch in einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen, wenn zeitgleich ein das angegriffene Gebrauchsmuster betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist (Ergänzung zu BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2012 – X ZB 11/12, BGHZ 196, 52 = GRUR 2013, 427 Rn. 26 ff. – Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren I; Beschluss vom 07. November 2023 – X ZB 7/21, GRUR 2023, 1807 Rn. 10 ff. – Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren II).
Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn ein anwaltlicher Vertreter doppelqualifiziert und so-wohl als Rechts- als auch als Patentanwalt tätig geworden ist.
Quelle: BGH v. 08.09.2026, Az. X ZB 2/25
