In dieser Entscheidung des EuG (Urteil vom 19.03.2025 – T-1075/23) geht es um die äußerst praxisrelevanten Anforderungen an den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke.
Sachverhalt
Am 1. März 2010 meldete die Dialoga Servicios Interactivos SA, die Streithelferin im hiesigen Rechtstreit beim EUIPO, die Eintragung einer Wort-/Bildmarke „Dialoga“ an. Zum Schutzgegenstand der am 24. August 2010 eingetragenen Marke gehören „Telekommunikationsdienstleistungen“ in der Klasse 38.
Am 24. September 2021 beantragte die Klägerin, die e-dialog GmbH, die Löschung dieser Marke für die vorgenannten Dienstleistungen. Zur Begründung führte die Klägerin aus, dass die angefochtene Marke nicht innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ernsthaft benutzt worden sei.
Mit Entscheidung vom 17. November 2022 wies das EUIPO den Antrag auf Erklärung des Verfalls zurück. Am 16. Januar 2023 legte die Klägerin Beschwerde gegen diese Entscheidung ein. Die Beschwerdekammer wies die Beschwerde mit der Begründung zurück, dass die von der Streithelferin vorgelegten Beweise belegten, dass die streitige Marke für „Telekommunikationsdienstleistungen“ ernsthaft benutzt worden sei. Gegen diese Entscheidung der Beschwerdekammer wendet sich die Klägerin. Mit ihrer Klage rügt die Klägerin, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht von einer ernsthaften Benutzung ausgegangen sei.
Entscheidung
Mit dem hiesigen Urteil hat das EuG die Entscheidung der Beschwerdekammer aufgehoben.
Um im Einzelfall zu prüfen, ob eine Marke ernsthaft benutzt wurde, ist aus Sicht des EuG eine Gesamtwürdigung vorzunehmen, bei der alle relevanten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind. Diese Beurteilung bringe eine gewisse Wechselbeziehung mit sich. Demnach könne ein geringer Umfang der unter dieser Marke vertriebenen Waren durch eine hohe Intensität oder eine gewisse zeitliche Konstanz der Benutzung dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt. Die ernsthafte Benutzung einer Marke könne nicht durch Wahrscheinlichkeiten oder Vermutungen nachgewiesen werden, sondern müsse durch solide und objektive Beweise für eine tatsächliche und ausreichende Benutzung der Marke auf dem betreffenden Markt belegt werden. Der Nachweis der Benutzung einer Marke müsse sich auf Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Marke beziehen und sei grundsätzlich auf die Vorlage von Belegen und Gegenständen, wie Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Kataloge, Rechnungen, Fotografien, Zeitungsanzeigen und schriftliche Erklärungen zu beschränken.
Im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen, die in einer weit gefassten Kategorie zusammengefasst seien, die in mehrere unabhängige Unterkategorien unterteilt werden könnten, führt das EuG aus, dass von einem Inhaber einer für diese Kategorie von Waren oder Dienstleistungen eingetragenen Marke zu verlangen sei, dass er für jede dieser unabhängigen Unterkategorien den Nachweis der ernsthaften Benutzung seiner Marke erbringe. Andernfalls könnten die Rechte des Inhabers an der Marke für die unabhängigen Unterkategorien, für die er diesen Nachweis nicht erbracht habe, für verfallen erklärt werden.
Dieses Prinzip der Teilbenutzung solle sicherstellen, dass Marken, die für eine bestimmte Kategorie von Waren oder Dienstleistungen nicht benutzt worden sind, den Verkehr auch nicht von einer etwaigen Benutzung für diese Kategorien ausschließen. Allerdings dürfe dieses Prinzip nicht dazu führen, dass dem Inhaber der betreffenden Marke jeglicher Schutz für Waren oder Dienstleistungen entzogen werde, die zwar nicht genau mit denjenigen identisch seien, für die er die ernsthafte Benutzung nachweisen konnte, sich aber ihrem Wesen nach nicht von ihnen unterscheide und zu einer einzigen Kategorie gehöre, die nur willkürlich unterteilt werden könne. Insoweit sei festzustellen, dass es dem Inhaber einer Marke praktisch unmöglich sei, nachzuweisen, dass die Marke für alle denkbaren Varianten der von der Eintragung betroffenen Waren und Dienstleistungen benutzt worden sei. Folglich könne das Prinzip der teilweisen Benutzung von Waren oder Dienstleistungen nicht alle kommerziellen Variationen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen umfassen, sondern nur solche Waren oder Dienstleistungen, die hinreichend unterschiedlich seien, um zusammenhängende Kategorien oder Unterkategorien zu bilden.
Hinsichtlich der Frage, ob eine Ware oder Dienstleistung zu einer zusammenhängenden Unterkategorie gehöre, die als eigenständig anzusehen sei, ergebe sich aus der Rechtsprechung, dass der Zweck oder die Bestimmung der betreffenden Ware oder Dienstleistung für die Wahl des Verbrauchers von entscheidender Bedeutung sei, weil er in erster Linie nach Waren oder Dienstleistungen suche, die seinen spezifischen Bedürfnissen entsprächen. Da ein Verbraucher das Kriterium des Zwecks oder der Bestimmung vor jedem Kauf heranziehe, sei es folglich von grundlegender Bedeutung für die Definition einer Unterkategorie von Waren oder Dienstleistungen. Dagegen seien die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen sowie deren Merkmale als solche für die Definition von Unterkategorien von Waren oder Dienstleistungen nicht von Bedeutung.
Insoweit sei konkret – vor allem in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die der Inhaber einer Marke Benutzungsnachweise zur Verfügung gestellt habe – zu prüfen, ob diese Waren oder Dienstleistungen eine eigenständige Unterkategorie im Verhältnis zu den Waren oder Dienstleistungen der betreffenden Klasse bilden, und zwar in der Weise, dass etwa die Waren, für die die ernsthafte Benutzung der älteren Marke nachgewiesen wurde, zu der von der Anmeldung dieser Marke erfassten Warenkategorie in Beziehung gesetzt werden.
Im vorliegenden Fall habe sich die Beschwerdekammer jedoch darauf beschränkt, die von der Streithelferin vorgelegten Benutzungsnachweise in Bezug auf die Kategorie der Telekommunikationsdienste in ihrer Gesamtheit zu beurteilen. Insoweit habe die Beschwerdekammer – entgegen der vorgenannten Ausführungen – nicht anhand der Aktenlage geprüft, ob die streitigen Dienstleistungen in Anbetracht ihres Zwecks und ihrer beabsichtigten Nutzung unter eine oder mehrere objektive Unterkategorien der Kategorie der Telekommunikationsdienstleistungen fallen. Der bloße Umstand, dass sich der Nachweis der ernsthaften Benutzung auf ein breites und vielfältiges Spektrum von Dienstleistungen beziehe, reiche für sich genommen nicht aus, um die Schlussfolgerung zu rechtfertigen, dass die Benutzung für die Kategorie der Telekommunikationsdienstleistungen als Ganzes nachgewiesen sei. Ein solches Vorbringen würde nämlich die Bestimmung einer Unterkategorie von Waren oder Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke tatsächlich benutzt worden sei, überflüssig machen und dazu führen, dass diese nur teilweise benutzte Marke einen zu weitgehenden Schutz erhalte.
Fazit
Die Eintragung einer Marke für weit gefasste Kategorien von Waren oder Dienstleistungen gewährleistet keinen weitergehenden Schutz, falls die Benutzung der Marke tatsächlich nur in einem engeren Waren- bzw. Dienstleistungsbereich erfolgt. Hierauf ist im Zusammenhang mit der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke besonders zu achten.
Ausweislich der Entscheidung des EuG muss der Inhaber einer Marke, die in einer Klasse für eine breite Waren- oder Dienstleistungskategorie eingetragenen ist, folglich den Nachweis der Benutzung für jede Unterkategorie erbringen. Sonst droht dem Inhaber mangels Benutzungsnachweis der Verlust des Markenschutzes für diese Unterkategorien.
