Mit Beschluss vom 13.07.2022 (15 W 15/22) hat das OLG Düsseldorf die Grundsätze des EuGH aus der NovaText-Entscheidung auf die Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltskosten nach § 143 Abs. 3 PatG erstreckt.
Hintergrund
Der EuGH hat in seiner NovaText-Entscheidung vom 28.04.2022 (C-531/20) für Recht erkannt, dass Art. 3 und 14 der Richtlinie 2004/48/EG (Enforcement-Richtlinie) nationalen Regelungen entgegenstehen, die es dem Gericht nicht erlauben, bei der Prüfung der Erstattungsfähigkeit der von der obsiegenden Partei geltend gemachten Kosten eine einzelfallabhängige Prüfung der Zumutbarkeit und Angemessenheit vorzunehmen. Dem Vorabentscheidungsverfahren lag ein Rechtsstreit zugrunde, in dem die Erstattungsfähigkeit der durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einem Markenverletzungsverfahren nach § 140 Abs. 3 MarkenG zu prüfen war.
Sachverhalt
Nunmehr hatte das OLG Düsseldorf in einem Beschwerdeverfahren über die Erstattungsfähigkeit der Kosten eines Patentanwalts zu entscheiden, der für die Antragsgegner in einem einstweiligen Verfügungsverfahren mitgewirkt hatte, in dem die Antragstellerin, die zuvor in einem Patentverletzungsverfahren obsiegt hatte, einen auf Unterlassung von Äußerungen über Eigenschaften eines Sportgewehrs gerichteten Anspruch geltend gemacht hatte. Hauptstreitpunkt im einstweiligen Verfügungsverfahren war offenbar die Frage, ob das im Patentverletzungsverfahren erwirkte Urteil nur das Sturmgewehr C betraf oder – aufgrund kerngleicher Verstöße – auch das Sportgewehr M betroffen sei. Nachdem die Antragstellerin ihren Antrag in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen hatte, setzte die Rechtspflegerin die Kosten fest. Hierbei wurden die für die Mitwirkung des Patentanwalts geltend gemachten Kosten mit der Begründung abgesetzt, es handele sich in dem wettbewerbsrechtlichen Verfahren wegen der Unterlassung von Äußerungen weder um eine Patentstreitsache i. S. d. § 143 Abs. 3 PatG noch sei die Mitwirkung notwendig i. S. d. § 91 ZPO gewesen.
Hiergegen richtete sich die sofortige Beschwerde der Antragsgegnerinnen.
Entscheidung des OLG Düsseldorf
Das OLG Düsseldorf lässt dahinstehen, ob der Rechtsstreit als Patentstreitsache i. S. d. § 143 Abs. 3 PatG zu qualifizieren war. Jedenfalls habe die Rechtspflegerin zu Recht entschieden, dass die Kosten des mitwirkenden Patentanwalts nicht erstattungsfähig waren.
Auf Grundlage der Grundsätze aus der NovaText-Entscheidung zur Auslegung der Art. 3 und 14 der Enforcement-Richtlinie verbiete sich eine Auslegung des § 143 Abs. 3 PatG als unwiderlegliche Vermutungsregelung. § 143 Abs. 3 sei unionsrechtskonform vielmehr so auszulegen, dass unter Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu prüfen sei, ob die der obsiegenden Partei entstandenen Kosten zumutbar und angemessen seien. Hierbei kämen die zu § 91 ZPO entwickelten Grundsätze zur Anwendung.
Maßgeblich sei vorliegend, dass sich auf der Grundlage des Vortrags der Antragsgegner die Notwendigkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts bezüglich des Streits zur behaupteten Kerngleichheit des Gewehrs M mit dem Gewehr C nicht begründen lasse.
Stellungnahme
Die Entscheidung des OLG Düsseldorf ist nicht nur deshalb von praktischer Bedeutung, weil sie eine der ersten Entscheidungen zur Erstattungsfähigkeit der Kosten des Patentanwalts nach Veröffentlichung des NovaText-Urteils des EuGH darstellt. Bedeutsam ist die Entscheidung auch deshalb, weil die vom EuGH herausgearbeiteten Grundsätze – in der Sache konsequent – nicht auf das Markenrecht beschränkt, sondern auf die inhaltsgleichen Erstattungsregelungen in § 143 Abs. 3 PatG und 52 Abs. 4 DesignG erstreckt werden.
Nach der vom OLG Düsseldorf vertretenen Auffassung wäre nunmehr jeweils einzelfallabhängig eine Prüfung der Grundsätze des § 91 ZPO vorzunehmen. Ob sich diese Auffassung durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Alternativ bestünde die Möglichkeit, § 143 Abs. 3 PatG als (widerlegbare) Vermutungsregelung auszulegen.
Quelle: OLG Düsseldorf, Beschluss v. 13.07.2022 – Az. 15 W 15/22
