Mit seiner Entscheidung „Phytase“ bestätigt der BGH seine bisherige Rechtsprechung hinsichtlich des Vorliegens des erforderlichen Rechtsschutzinteresses für eine Nichtigkeitsklage trotz Erlöschens des Streitpatents, wenn nicht auszuschließen ist, dass der Kläger wegen Patentverletzung in Anspruch genommen wird (BGH, Urteil v. 26.01.2021, Az. X ZR 24/19).
Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH kann sich das für eine Nichtigkeitsklage erforderliche Rechtsschutzinteresse daraus ergeben, dass der Kläger Anlass zu der Besorgnis hat, er könne trotz Ablaufs der Schutzdauer Ansprüchen wegen zurückliegender Handlungen ausgesetzt sein. Ein Rechtsschutzinteresse ist in solchen Fällen nur zu verneinen, wenn eine Inanspruchnahme ernstlich nicht mehr in Betracht kommt (BGH, Beschluss vom 13. Juli 2020 – X ZR 90/18, GRUR 2020, 1074 Rn. 28 – Signalübertragungssystem; Urteil vom 22. September 2020 – X ZR 172/18, GRUR 2021, 42 Rn. 7 – Truvada).
Im Streitfall hat der BGH ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse der Klägerin bejaht. Sie habe Anlass, eine gerichtliche Inanspruchnahme durch die Beklagte (Patentinhaberin) wegen Handlungen während der Laufzeit des Streitpatents (EP 1 090 129), das die Überexpression von Phytase in Hefesystemen betrifft, zu befürchten.
Dabei konnte aus Sicht des BGH dahingestellt bleiben, ob der von der Lizenznehmerin gestellte, aus formellen Gründen erfolglos gebliebene, Antrag auf Durchführung eines Besichtigungsverfahrens bereits die hinreichende Besorgnis einer gerichtlichen Inanspruchnahme aus dem Streitpatent begründete. Eine solche Besorgnis ergab sich nach Ansicht des BGH jedenfalls aus dem Umstand, dass die Beklagte nach Abschluss des genannten Verfahrens und Ablauf des Klagepatents auf eine Anfrage der Klägerin hin erklärt habe, sie sei nach wie vor gewillt, alle IP-Rechte bezüglich Phytase-Produkten zu verteidigen.
Amtlicher Leitsatz:
Eine Nichtigkeitsklage bleibt trotz Erlöschens des Streitpatents zulässig, wenn der Patentinhaber nach einem erfolglos gebliebenen gerichtlichen Antrag auf Durchführung eines Besichtigungsverfahrens auf Anfrage des Nichtigkeitsklägers hin erklärt, er sei nach wie vor gewillt, alle IP-Rechte bezüglich der betroffenen Produkte zu verteidigen.
BGH, Urteil v. 26.01.2021, Az. X ZR 24/19
