BGH zum Teilangriff gegen ein Patent in der Berufungsinstanz

In seinem Urteil „Bediengerät für Spiele“ (vom 03.08.2021 - X ZR 71/19) beschäftigt sich der BGH mit der Zulässigkeit eines Teilangriffs gegen ein Patent in der Berufungsinstanz.

Die Klägerin, die aus dem Streitpatent gerichtlich in Anspruch genommen wird, hat dieses insgesamt angegriffen und geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus und sei nicht patentfähig. Die Beklagte, die Schutzrechtsinhaberin, hat das Schutzrecht in der erteilten Fassung und hilfsweise in drei geänderten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über die mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 1 verteidigte Fassung hinausgeht. Von einer Abweisung der Klage im Übrigen hat es abgesehen, weil die Klägerin erklärt hat, dass sie das Schutzrecht in der Fassung von Hilfsantrag 1 nicht angreife. Hiergegen richten sich beide Parteien mit der Berufung.

In Bezug auf die von der Klägerin eingereichte Berufung stellt der BGH klar, dass diese mangels formeller Beschwer unzulässig sei.

Hierzu führt der BGH aus, dass die für die Zulässigkeit eines Rechtsmittels vorausgesetzte formelle Beschwer nur dann vorliege, wenn die angefochtene Entscheidung zum Nachteil der klagenden Partei von dem gestellten Antrag abweicht, ihrem Begehren also nicht vollständig entsprochen worden ist (BGH NJW-RR 2015, 1203 Rn. 8).

Diese Voraussetzung sei im Streitfall nicht erfüllt. Denn in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht habe die Klägerin erklärt, sie greife das Streitpatent in der mit Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung nicht an. Damit habe die Klägerin zum Ausdruck gebracht, dass sie ihren schriftlich angekündigten Antrag auf vollständige Nichtigerklärung nicht mehr weiterverfolgt, sondern eine Nichtigerklärung nur noch insoweit begehrt, als der Gegenstand des Streitpatents über die mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 1 verteidigte Fassung hinausgeht.

Dieser in der mündlichen Verhandlung gestellte Antrag der Klägerin enthielt eine gegenständliche Beschränkung des Klageangriffs. Diese Beschränkung stünde nicht unter einer Bedingung. Sie sei für den Tenor der erstinstanzlichen Entscheidung zwar nur dann von Bedeutung gewesen, wenn das Patentgericht die erteilte Fassung als nicht rechtsbeständig ansah. Darin liege aber keine Bedingung. Aufgrund der vorgenommenen Beschränkung sei es dem Patentgericht vielmehr unter allen Umständen verwehrt gewesen, über den Rechtsbestand des mit Hilfsantrag 1 verteidigten Gegenstands zu entscheiden.

Weiter führt der BGH aus, dass eine formelle Beschwer des Klägers und Berufungsklägers im Patentnichtigkeitsverfahren nicht entbehrlich sei, denn der Nichtigkeitsbeklagte dürfe das angegriffene Schutzrecht in der Berufungsinstanz auch dann in der erteilten Fassung verteidigen, wenn er es in der ersten Instanz nur in geänderten Fassungen verteidigt hat.

Die umfassende Verteidigungsbefugnis des Nichtigkeitsbeklagten beruhe darauf, dass eine beschränkte Verteidigung des Schutzrechts im Nichtigkeitsverfahren gleichbehandelt wird wie eine Beschränkung des Schutzrechts in dem dafür vorgesehenen besonderen patentrechtlichen Beschränkungsverfahren und die Beschränkungserklärung in diesem Verfahren bis zu einer bestandskräftigen Entscheidung zurückgenommen werden kann (BGH, GRUR 2004, 583, 584 – Tintenstandsdetektor).

An einer vergleichbaren Ausgangslage fehle es, wenn der Kläger ein Patent mit der Nichtigkeitsklage nur in beschränktem Umfang angreift. Für eine spätere Erweiterung der Klage gelten die allgemeinen prozessualen Regeln. Ein besonderes patentrechtliches Verfahren mit hiervon abweichenden Regeln sei insoweit nicht vorgesehen.

Auch sei eine Abweichung von den allgemeinen Regeln nicht unter dem Gesichtspunkt der Waffengleichheit geboten. Eine Differenzierung sei vielmehr sachgerecht, weil eine Beschränkungserklärung des Beklagten weitergehende Folgen hat als ein beschränkter Angriff seitens des Klägers. Wenn ein Patent infolge beschränkter Verteidigung rechtskräftig teilweise für nichtig erklärt wird, habe der Beklagte grundsätzlich keine Möglichkeit mehr, das Schutzrecht wieder in der erteilten Fassung in Kraft zu setzen. Einem Nichtigkeitskläger, dessen Antrag auf beschränkte Nichtigerklärung Erfolg hatte, bliebe es hingegen unbenommen, das Patent mit einer neuen Klage in weitergehendem Umfang anzugreifen.

Quelle: BGH, Urteil vom 03.08.2021 – X ZR 71/19

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Dr. Anja Bartenbach, LL.M.

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