In der Entscheidung „Windturbinenschaufelmontage“ (Urteil vom 15. März 2022 – X ZR 45/20) beschäftigt sich der BGH mit der Frage, inwieweit die Parteien in einem Nichtigkeitsverfahren auf die rechtlichen Hinweise des Patentgerichts vertrauen dürfen.
In einem Nichtigkeitsverfahren hatte die Klägerin zur Begründung der fehlenden Patentfähigkeit des Streitpatents Angriffsmittel herangezogen, die sie erstmals in der Berufungsinstanz vorgelegt hat.
Der BGH kommt zu dem Ergebnis, dass die von der Klägerin eingelegte Berufung in der Sache Erfolg hat und dadurch das Streitpatent für nichtig erklärt wird. Die seitens der Klägerin in der Berufungsinstanz vorgelegten Entgegenhaltungen seien gemäß § 117 PatG und § 531 Abs. 2 Satz 1 ZPO zu berücksichtigen.
Hierzu führt der BGH aus, dass nach der Rechtsprechung des Senats die Parteien eines Nichtigkeitsverfahrens grundsätzlich Anlass haben, ihren Vortrag zu ergänzen, wenn sich aus einem gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis ergibt, dass ihr bisheriges Vorbringen möglicherweise nicht ausreichend sei.
Unter der genannten Voraussetzung dürften erstmals in der Berufungsinstanz vorgelegte Entgegenhaltungen nicht allein deshalb berücksichtigt werden, weil sie erst aufgrund einer erneuten Recherche aufgefunden worden sind. Der Nichtigkeitskläger müsse in einer solchen Konstellation vielmehr konkret dartun, wie er das Suchprofil seiner erstinstanzlichen Recherche angelegt und warum er ein solches Profil gewählt hat und nicht dasjenige, das zur Ermittlung des in zweiter Instanz neu angeführten Stands der Technik geführt hat (BGHZ 198, 187 Rn. 30 – Tretkurbeleinheit; BGH GRUR 2021, 701 – Scheibenbremse).
Im Streitfall durfte die Klägerin nach Ansicht des BGH aufgrund des nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweises des Patentgerichts davon ausgehen, dass ihre Nichtigkeitsklage in vollem Umfang Erfolg haben würde. Das Patentgericht habe in diesem gerichtlichen Hinweis erkennen lassen, dass der Gegenstand der überwiegenden Patentansprüche durch zwei Entgegenhaltungen nahegelegt sei und dass sich hinsichtlich der Unteransprüche keine andere Beurteilung ergeben dürfte. Der BGH betont, dass die Klägerin bei dieser Ausgangslage keinen Anlass gehabt habe, weitere Entgegenhaltungen vorzulegen.
Der Hinweis gemäß § 83 Abs. 1 PatG diene dazu, den Streitstoff möglichst zu konzentrieren. Dieser Zielsetzung stünde es entgegen, wenn eine Partei gehalten wäre, zu einem Gesichtspunkt ergänzend vorzutragen, hinsichtlich dessen der Hinweis eine ihr günstige Entscheidung erwarten lässt.
Schon aufgrund des notwendigerweise vorläufigen Charakters eines gerichtlichen Hinweises konnte die Klägerin nach Auffassung des BGH zwar nicht sicher davon ausgehen, dass das Patentgericht an seiner Einschätzung festhalten würde. Sie durfte aber darauf vertrauen, dass sie Gelegenheit zur Ergänzung ihres Vorbringens erhält, wenn das Patentgericht zu einer anderen Bewertung gelangt.
Amtlicher Leitsatz des BGH
Eine Nichtigkeitsklägerin, die in der Klagebegründung unter Bezugnahme auf eine konkrete Entgegenhaltung vorgetragen hat, der Gegenstand eines nachgeordneten Patentanspruchs sei nahegelegt, ist bis zu einem abweichenden gerichtlichen Hinweis grundsätzlich nicht gehalten, sich auf weitere Entgegenhaltungen in Bezug auf diesen Anspruch zu berufen, wenn das Patentgericht in dem gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis mitgeteilt hat, der Gegenstand der nachgeordneten Ansprüche sei ebenso wie der Gegenstand des Hauptanspruchs voraussichtlich als nicht patentfähig zu beurteilen.
