In der Entscheidung „Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren II“ (Beschluss vom 07.11.2023, X ZB 7/21) nimmt der BGH erneut zur Erstattungsfähigkeit der Kosten bei einer Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren Stellung.
Die Parteien streiten über die Erstattungsfähigkeit der Kosten eines im erstinstanzlichen Patentnichtigkeitsverfahren mitwirkenden Rechtsanwalts.
Der BGH kommt zu dem Ergebnis, dass das Patentgericht die Kosten für die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im Streitfall zu Recht als nicht erstattungsfähig angesehen hat.
Rechtsanwalts im Streitfall zu Recht als nicht erstattungsfähig angesehen hat.
Der BGH betont, dass es nicht schlechthin als notwendige Maßnahme der Rechtsverfolgung ohne Rechtsverteidigung im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen sei, im Patentnichtigkeitsverfahren neben einem Patentanwalt einen Rechtsanwalt zu beauftragen. Vielmehr müssten zusätzliche Umstände vorliegen, aus denen sich die Notwendigkeit ergibt. Hier sei eine typisierende Betrachtung geboten, wonach die Kosten einer bestimmten Maßnahme grundsätzlich erstattungsfähig seien, wenn bestimmte Umstände vorliegen, die typischerweise den Schluss zulassen, dass die Maßnahme zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war.
Die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt sei danach typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist. Dies beruhe auf dem in aller Regel vorliegenden Interesse der Partei, ihr Vorbringen in beiden Verfahren aufeinander abzustimmen (BGH, GRUR 2013, 472 Rn. 25 f. – Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren I).
Die Ankündigung einer gerichtlichen Inanspruchnahme aus dem mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Patent bei typisierender Betrachtung sei noch nicht ausreichend, eine Doppelvertretung durch einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung im Nichtigkeitsverfahren als notwendig anzusehen. Anders als bei einem anhängigen Verletzungsprozess mit Vertretungszwang nach § 78 Abs. 1 Satz 1 ZPO bestehe im Fall einer Berechtigungsanfrage oder von Vergleichsverhandlungen keine Pflicht zur Vertretung durch einen Rechtsanwalt, die einen Abstimmungsbedarf begründet. Ein Abstimmungsbedarf ergebe sich auch nicht daraus, dass es später zu einem Verletzungsrechtsstreit kommen könnte. Äußerungen, die im Vorfeld eines Rechtsstreits ausgetauscht werden, hätten im späteren Rechtsstreit in aller Regel keine bindende oder beschränkende Wirkung, selbst wenn sie dort als Vorkorrespondenz eingeführt werden.
Amtliche Leitsätze des BGH
Die Ankündigung einer gerichtlichen Inanspruchnahme aus dem mit einer Nichtigkeitsklage angegriffenen Patent lässt bei typisierender Betrachtung noch nicht die Schlussfolgerung zu, dass eine Doppelvertretung durch einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung im Nichtigkeitsverfahren notwendig ist.
Nichts anderes gilt für die Hinterlegung einer Schutzschrift durch den Nichtigkeitskläger und eine gegen Mitarbeiter des Nichtigkeitsklägers gestellte Strafanzeige wegen Patentverletzung (Ergänzung zu BGH, Beschluss vom 18.12.2012- X ZB 11/12, BGHZ 196, 52 = GRUR 2013, 472 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren I).
(Quelle: BGH, Beschluss vom 07.11.2023, X ZB 7/21)
