Der BGH nutzte im Rahmen einer Berufung im Verfahren um eine Patentnichtigkeit die Gelegenheit, seine Rechtsprechung im Zusammenhang mit der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu bestätigen, soweit es beliebig ausgewählte Merkmale sowie nicht in der Patentschrift offenbarte Vorteile von Merkmalen anbetrifft (BGH, Urteil vom 13.06.2023, Az. X ZR 51/21).
Im Streitfall prüfte der X. Senat, ob das Merkmal einer omegaförmigen Ausbildung der Klemmausnehmungen im Patentanspruch eine erfinderische Tätigkeit begründen könnte. Nach der Rechtsprechung des Senats kann eine erfinderische Tätigkeit nicht auf ein Merkmal gestützt werden, das eine beliebige von einem bestimmten technischen Zweck losgelöste Auswahl aus mehreren Möglichkeiten darstellt. Da jedoch Art und Maß der Klemmkraft auch durch die Form der Ausnehmung bestimmt werde und die für ein Omega typischen Rundungen zu einer besonderen Art der Kraftverteilung führten, die bei anderen Formen nicht in gleicher Weise aufträten, konnte nach Ansicht des BGH die Auswahl dieser Form nicht als beliebig angesehen werden.
Ferner sah der BGH im Streitfall auch die Voraussetzung als erfüllt an, dass mit einem Merkmal verbundene besondere Vorteile nur dann zur Begründung einer erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden können, wenn sie in der Patentschrift offenbart oder für den Fachmann erkennbar sind. Die Zusammenhänge zwischen der Form der Ausnehmung und der Art der Federwirkung würden in der Beschreibung des Streitpatents zwar nicht ausdrücklich dargestellt, gehören aber nach Ansicht des BGH zum allgemeinen Fachwissen und seien deshalb erkennbar.
Amtliche Leitsätze des BGH
a) Eine erfinderische Tätigkeit kann nicht auf ein Merkmal gestützt werden, das eine beliebige, von einem bestimmten technischen Zweck losgelöste Auswahl aus mehreren Möglichkeiten darstellt (Bestätigung von BGH, Urteil vom 22. Mai 2007 – X ZR 56/03, GRUR 2008, 56 Rn. 25 – Injizierbarer Mikroschaum; Urteil vom 27. November 2018 – X ZR 41/17, Rn. 46).
b) Mit einem Merkmal verbundene besondere Vorteile können nur dann zur Begründung einer erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden, wenn sie in der Patentschrift offenbart oder für den Fachmann erkennbar sind (Bestätigung von BGH, Urteil vom 27. November 2018 – X ZR 41/17, Rn. 46).
BGH, Urteil v. 13.06.2023, Az. X ZR 51/21
