In einem Urteil vom 13.06.2023 (Az. X ZR 47/21) hat sich der BGH für das Patentnichtigkeitsverfahren mit dem Verhältnis von Hilfsanträgen im Lichte von Unteransprüchen befasst, wenn die Unteransprüche nicht angegriffen werden, aber der Patentinhaber zur Formulierung von Hilfsanträgen auf Merkmale dieser Unteransprüche zurückgreift.
Bei Erhebung einer Patentnichtigkeitsklage entscheidet der Angreifer, in welchem Umfang er das Patent vernichten möchte. Möglich ist, nur den Hauptanspruch anzugreifen, womit rückbezogene Unteransprüche bei Erfolg der Nichtigkeitsklage in Kombination mit dem ursprünglichen Hauptanspruch bestehen bleiben. In Unteransprüchen werden regelmäßig bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung offenbart, sodass diese Rückzugspositionen darstellen, um bei Schutzunfähigkeit des Hauptanspruchs zur Stützung der Neuheit oder erfinderische Tätigkeit herangezogen („hochgezogen“) zu werden. Eine beschränkte Verteidigung eines mit einer Teilnichtigkeitsklage angegriffenen Patentanspruchs durch Kombination mit den Merkmalen eines nicht angegriffenen Unteranspruchs ist aber unzulässig, weil hierfür kein Rechtsschutzinteresse besteht (BGH, GRUR 2017, 604 Rn. 27 ff. – Ankopplungssystem).
In dem entschiedenen Fall war jedoch der der entsprechende Hilfsantrag in technischer Hinsicht nicht vollkommen deckungsgleich mit dem Unteranspruch.
Leitsatz a) der Entscheidung:
Die beschränkte Verteidigung eines mit einer Teilnichtigkeitsklage angegriffenen Patentanspruchs durch Kombination mit den Merkmalen eines nicht angegriffenen Unteranspruchs ist mangels Rechtsschutzinteresses unzulässig (Bestätigung von BGH, Urteil vom 1. März 2017 – X ZR 10/15, GRUR 2017, 604 Rn. 27 ff. – Ankopplungssystem). Dies gilt auch dann, wenn die Merkmale des nicht angegriffenen Unteranspruchs in der verteidigten Fassung zwar nicht wörtlich enthalten sind, wohl aber der Sache nach.
Leitsatz b) der Entscheidung:
Ein Rechtsschutzinteresse besteht hingegen, wenn der angegriffene Anspruch lediglich um einen Teil der Merkmale eines nicht angegriffenen Unteranspruchs ergänzt wird.
