Der EuGH befasste sich in der Entscheidung C-466/20 vom 19. Mai 2022 mit den Anforderungen an einen Markeninhaber, die Duldung einer Markenrechtsverletzung zu beenden. Hintergrund hierfür ist, dass bei einer längeren Duldung von Markenrechtsverletzungen Dritter ein Markeninhaber seine Verletzungsansprüche hiergegen verwirkt.
Hintergrund:
Ein Markeninhaber, der die Verletzung seiner Marken durch verwechselbare Drittkennzeichen über einen Zeitraum von fünf Jahren duldet, verwirkt die Ansprüche gegen diese Drittkennzeichen (§ 21 MarkenG bzw. Art. 61, 138 UMV). Duldung meint dabei Passivität, und zwar dergestalt, dass der Duldende darauf verzichtet, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, sich also nicht aktiv zur Wehr setzt, obwohl diese Möglichkeit bestand.
Entscheidung:
Der Rechtsstreit begann beim Landgericht Fürth und wurde letztendlich durch den BGH als Vorlagefragen zur Auslegung der Markenrichtlinien vor den EuGH getragen. Die Klägerin HEITEC AG, Inhaberin der prioritätsälteren Unionsmarke „HEITEC“, mahnte im April 2009 die Benutzung der gegnerischen deutschen Marke „HEITECH PROMOTION“, der Unionsmarke „HEITECH“ sowie des Unternehmenskennzeichens der Beklagten HEITECH Promotion AG ab. Die Beklagte reagierte auf die Abmahnung lediglich mit dem Vorschlag einer Koexistenzvereinbarung. Die Klägerin verfasste und sandte sodann mit Fax vom 31.12.2012 eine Klageschrift in dieser Sache an das Landgericht Fürth. Mit Verfügung vom 04.01.2014 forderte das Landgericht sie auf, den Gerichtskostenvorschuss einzuzahlen. Da die Klägerin dem nicht nachkam, wies das Landgericht die Klägerin mehrfach darauf hin, dass der Gerichtskostenvorschuss nicht eingezahlt worden sei. Wenn der Gerichtskostenvorschuss nicht eingezahlt wird, wird die Klage der Beklagten nicht zugestellt, und das Verfahren ist noch nicht rechtshängig. Nachdem die Klägerin die formalen Mängel behoben hatte, wurde die Klage schließlich am 23.05.2014 der Beklagten zugestellt. Die Vorinstanzen sahen die Klageansprüche als verwirkt an. Der BGH sah die Notwendigkeit, dem EuGH die Fragen zu den Anforderungen an die Beendigung der Duldung einer Markenverletzung vorzulegen.
In der Rechtsprechung des EuGH ist bereits grundsätzlich entschieden worden, dass jedenfalls die Einlegung eines behördlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs die Duldung einer Markenverletzung beendet und folglich die Verwirkung verhindert (Urteil vom 22.09.2011, C‑482/09 – Budějovický Budvar). Der EuGH entschied in vorliegendem Verfahren, dass für die Verhinderung einer Verwirkung eine Abmahnung nicht ausreicht. Eine Abmahnung kann die Frist für den Eintritt der Verwirkung durch Duldung allerdings unterbrechen, sofern der Inhaber der älteren Marke nach der nicht zufriedenstellenden Reaktion auf die Abmahnung weiterhin seinen Widerstand gegen die Benutzung des rechtsverletzenden Zeichens zum Ausdruck bringt und die ihm zur Verfügung stehenden Maßnahmen ergreift, um seine Rechte geltend zu machen.
Hinsichtlich der Frage, ob es lediglich auf die Einlegung, also die Einreichung eines verfahrenseinleitenden Schriftstückes durch die Klägerin vor Ablauf der Verwirkungsfrist ankommt, antwortet der EuGH wie folgt: Erfüllt der Kläger nicht die Anforderungen des nationalen Rechts, die für die Zwecke der Zustellung der Klageschrift gelten, und werden diese Mängel aus Gründen, die dem Kläger zuzurechnen sind, erst nach Ablauf der Verwirkungsfrist behoben, verhindert die reine Einreichung der Klageschrift nicht die Verwirkung markenrechtlicher Ansprüche.
Praxishinweis:
Abmahnungen reichen nicht aus, um die Duldung von Markenverletzungen zu beenden. Die Abmahnung vermag lediglich den Ablauf der fünfjährigen Frist kurzfristig unterbrechen – wer jedoch abmahnt, muss bei Erfolgslosigkeit alsbald mit einem behördlichen oder gerichtlichen Verfahren nachlegen und dieses auch ernsthaft betreiben.
