Der BGH hat mit Beschluss vom 27.03.2018 (Az. X ZB 11/17) über eine Rechtsbeschwerde gegen einen Beschluss eines technischen Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts (BPatG) zu entscheiden. Die beschwerdeführende Patentanmelderin wehrte sich gegen die Zurückweisung einer Patentanmeldung, gestützt auf die Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör.
Im Fall des Angriffs auf ein Patent im Wege des Einspruchs oder der Nichtigkeitsklage kann der Patentinhaber das Patent eingeschränkt verteidigen. Dazu gehört auch die Stellung von Hilfsanträgen, mit die zusätzliche Merkmale aus Unteransprüchen oder aus der Patentbeschreibung in den unabhängigen Patentanspruch aufgenommen werden, um (möglichst) die Schwelle zur Patentfähigkeit zu überschreiten. Innerhalb solcher Auseinandersetzungen stellt sich dann oft die Frage, wie kurzfristig der Patentinhaber noch (ggf. weitere) Hilfsanträge formulieren darf und ob ihm dazu eine (weitere) Gelegenheit eingeräumt werden muss. Auch im Patenterteilungsverfahren haben solche Einschränkungen Bedeutung, um Bedenken des Patentamts Rechnung zu tragen und die Grenze der Schutzfähigkeit der offenbarten Erfindung durch den Anmelder auszuloten.
Die Beschwerdeführerin wehrte sich gegen die Zurückweisung einer Patentanmeldung. Die Rechtsbeschwerde war auf § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG gestützt (Anspruch der Anmelderin auf rechtliches Gehör aufgrund fehlender Begründung einer Entscheidung, vgl. Art. 103 Abs. 1 GG). Die Anmelderin beanstandete, dass ihr durch zusätzliche Hinweise seitens des BPatG Gelegenheit zur Stellung weiterer Hilfsanträge hätte geben werden müssen.
Der BGH wies die Rechtsbeschwerde zurück. Das Gericht muss den Verfahrensbeteiligten nicht mitteilen, wie es den die Grundlage seiner Entscheidung bildenden Sachverhalt voraussichtlich würdigen wird. Es reicht in der Regel aus, wenn die Sach- und Rechtslage erörtert und den Beteiligten dadurch aufgezeigt wird, welche Gesichtspunkte für die Entscheidung voraussichtlich von Bedeutung sein werden.
Bereits das Patentamt hatte den Gegenstand der Anmeldung als nicht patentfähig angesehen, und zwar sowohl im Prüfbescheid und in den der Ladung zur Anhörung beigefügten Hinweisen als auch im mit der Beschwerde angefochtenen Zurückweisungsbeschluss. Bei dieser Ausgangslage musste die Anmelderin auch ohne weitere Hinweise des BPatG damit rechnen, dass das BPatG dieser rechtlichen Beurteilung beitreten könnte. Dies gab ihr Veranlassung, ggf. Hilfsanträge zu stellen, die diesem rechtlichen Gesichtspunkt Rechnung tragen.
Ein Hinweis kann lediglich geboten sein, wenn für die Beteiligten auch bei sorgfältiger Prozessführung nicht vorhersehbar ist, auf welchen Erwägungen das Gericht seine Entscheidung stützen wird (unter Verweis auf BGH GRUR 2013, 318 – Sorbitol; GRUR 2014, 1235 – Kommunikationsrouter; GRUR 2010, 950 – Walzenformgebungsmaschine). Ein erneuter gerichtlicher Hinweis kann geboten sein, wenn das Gericht hinsichtlich einer entscheidungserheblichen Frage von einer zuvor geäußerten Beurteilung abweichen will (unter Verweis auf BGH GRUR 2011, 851 – Werkstück), wenn erkennbar ist, dass ein Beteiligter einen erteilten Hinweis falsch aufgenommen hat (BGH NJW 2002, 3317, 3320) oder wenn der Beteiligte aufgrund des erteilten Hinweises davon ausgehen durfte, dass die darin geäußerten Bedenken durch sein ergänzendes Vorbringen ausgeräumt sind (BGH NJW-RR 2004, 281, 282).
Bedenken gegen die Patentfähigkeit, die im Verlaufe des Prüfungsverfahrens aktenkundig geworden sind oder in einer mündlichen Anhörung/Verhandlung Thema waren, muss der Patentanmelder also in jedem Verfahrensstadium vergegenwärtigen. Eines zusätzlichen gerichtlichen Hinweises auf die Entscheidungserheblichkeit von Bedenken bedarf es nur in Ausnahmefällen.
