Die amerikanische Fast-Food-Kette McDONALD’s hatte vor dem Amt der EU für Geistiges Eigentum (EUIPO, vormals HABM) mit Erfolg die Nichtigerklärung der für Nahrungsmittel und Getränke angemeldeten Unionsmarke „MACCOFFEE“ beantragt. Gegen die Löschungsentscheidung des EUIPO hat nun die Markenanmelderin ohne Erfolg vor dem Europäischen Gericht erster Instanz geklagt (Urteil des EuG vom 05.07.2016, T- 518/13).
Sachverhalt
Im Jahr 2008 meldete das Unternehmen Future Enterprises aus Singapur das Wortzeichen „MACCOFFEE“ als Unionsmarke für diverse Nahrungsmittel und Getränke an. Nachdem die Marke erfolgreich eingetragen worden war, stellte McDONALD’s 2010 einen Antrag auf Nichtigerklärung der Marke. Diesen stützte McDONALD’s auf diverse ältere Marken mit dem Bestandteil „Mc“ (die bekannnte deutsche Marke McDONALD’s sowie die Unionsmarken McFISH, McToast, McMUFFIN, McRIB, McFLURR, BIG MAC u.a.). Zur Begründung führte McDONALD’S u.a. an, die Marke MACCOFFEE nutze die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der bekannten Marke McDONALD’s in unlauterer Weise ohne rechtfertigenden Grund aus. Die Nichtigkeitsabteilung des EUIPO gab dem Antrag statt und ordnete die Löschung der Marke an. Diese Entscheidung wurde von der Beschwerdekammer des EUIPO bestätigt.
Nunmehr hat Future Enterprises vor dem Europäischen Gericht erster Instant gegen die Löschungsentscheidung des EUIPO geklagt und blieb auch hier ohne Erfolg.
Entscheidung des EuG
Gemäß Art. 53 Abs. 1 a) in Verbindung mit Art. 8 Abs. 2 und 5 UMV wird eine Unionsmarke auf Antrag beim Amt für nichtig erklärt, wenn sie mit einer bekannten älteren Marke identisch oder dieser ähnlich ist und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.
Das Gericht stellt zunächst fest, dass die Marken „McDONALD’S“ und „MACCOFFEE“ trotz ihrer deutlichen Unterschiede im Schriftbild aufgrund des klanglich und begrifflich übereinstimmenden Präfixes „Mc“ bzw. „MAC“ insgesamt zumindest einen gewissen Grad an Ähnlichkeit aufweisen. Zudem sei im Falle des Bekanntheitsschutzes einer Marke gem. Art. 8 Abs. 5 UMV lediglich erforderlich, dass die relevanten Verkehrskreise die Zeichen aufgrund ihrer Ähnlichkeit gedanklich miteinander in Verbindung bringen. Eine Verwechslungsgefahr müsse gerade nicht vorliegen.
Des Weiteren habe McDONALD’S hinreichend dargelegt und bewiesen, dass das Präfix „mc“ in Verbindung mit einem Nahrungsmittel Unterscheidungskraft in Bezug auf Dienstleistungen eines Schnellrestaurants und in Bezug auf Speisen, die in einem Schnellrestaurant angeboten werden, erlangt habe. Zudem seien die Voraussetzungen einer Markenfamilie erfüllt, deren Vorliegen wiederum bei der Prüfung der gedanklichen Verbindung zu berücksichtigen sei.
Auch die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien zumindest hinreichend ähnlich. Wenngleich der erweiterte Schutz einer bekannten Marke grundsätzlich keine Ähnlichkeit zwischen den jeweiligen Waren und Dienstleistungen voraussetze, könne dieser Faktor bei der Prüfung berücksichtigt werden, ob die relevanten Verkehrskreise eine gedankliche Verbindung zwischen den betreffenden Zeichen herstellten. Die Nahrungsmittel und Getränke, für welche die Marke „MACCOFFEE“ Schutz begehrt, können in den Schnellrestaurants angeboten werden, für deren Dienstleistungen McDONALD’S Schutz genießt, so dass auch hier eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen besteht.
Schließlich nutze die Marke „MACCOFFEE“ auch die Wertschätzung der bekannten Marke „McDONALD’S“ in unlauterer Weise aus, da es sehr wahrscheinlich sei, dass die Marke auf der Erfolgswelle der Marke „McDONALD’S“ mitschwimme, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und Ansehen zu profitieren und so ohne Zahlung einer finanziellen Kompensation den hohen Werbeaufwand des Unternehmens zur Schaffung und Aufrechterhaltung der Marke „McDONALD’S“ auszunutzen.
Quelle: Urteil des EuG vom 05.07.2016, T- 518/13
