In der Entscheidung „EPA-Vertreter“ (Beschluss v. 14.04.2020, X ZB 2/18) hat sich der BGH mit der Anwendbarkeit der Vorschrift des § 143 Abs. 3 PatG auf nach Art. 134 EPÜ zugelassene Vertreter zu befassen. Nach § 143 Abs. 3 PatG sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in dem Rechtsstreit entstehen, die Gebühren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.
Die Klägerin wendet sich im Kostenfestsetzungsverfahren gegen den Ansatz von Patentanwaltskosten. Die Beklagten machten einen Betrag für die Mitwirkung eines Rechtsanwalts geltend, der zugleich gemäß Art. 134 Abs. 2 EPÜ als Vertreter beim Europäischen Patentamt zugelassen ist (nachfolgend: EPA-Vertreter).
Das Beschwerdegericht hat die von der Klägerin mit dem Ziel der Absetzung der Patentanwaltskosten eingelegte sofortige Beschwerde zurückgewiesen. Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Klägerin ihr Ziel weiter.
Der BGH schließt sich dem Beschwerdegericht an und weist die Rechtsbeschwerde der Klägerin als unbegründet zurück. Er betont, dass § 143 Abs. 3 PatG auf einen beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter entsprechend anwendbar ist und begründet dies wie folgt:
Für einen solchen Fall – so der BGH weiter – bestehe eine planwidrige Regelungslücke. Denn der historische Gesetzgeber konnte die Gleichstellung eines EPA-Vertreters mit einem inländischen Patentanwalt nicht in Betracht ziehen, weil die Europäische Patentorganisation, deren Organ das Europäische Patentamt ist (Art. 4 Abs. 2 lit. a) EPÜ), bei Einführung der zugrundeliegenden Bestimmung als § 51 Abs. 5 PatG im Jahr 1936 noch nicht existierte. Trotz mehrfacher Änderungen der Vorschrift in der Zwischenzeit sei es nicht ersichtlich, dass der Gesetzgeber dabei die Gleichstellung eines beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters bedacht hätte oder ausschließen wollte. Weder den Regelungen noch der Begründung des Gesetzes ließe sich ein Hinweis darauf entnehmen, dass der Gesetzgeber auch die Stellung von EPA-Vertretern im Zusammenhang mit § 143 Abs. 3 PatG regeln wollte.
Aus den Gesetzesmaterialien ergäben sich keine weitergehenden Hinweise. Auch der Hinweis im Regierungsentwurf, wonach Rechts- und Patentanwälte, die weder in Deutschland noch in einem Mitgliedstaat zugelassen sind, in Deutschland vor Behörden und Gerichten nicht tätig werden dürfen, beziehe sich nur auf eine Tätigkeit als Vertreter nach § 25 PatG. Sie betreffe nicht eine bloße Mitwirkung, wie sie im Anwendungsbereich des § 143 Abs. 3 PatG allein in Rede steht. Aus diesem Grund spreche es auch nicht für eine bewusste gesetzgeberische Privilegierung von Patentanwälten, dass diese in bestimmten Verfahren vertretungsberechtigt sind und dass das Gesetz zwischen Patentanwälten, Rechtsanwälten und sonstigen technischen Beratern unterscheidet. In einer Patentstreitsache sei ein Patentanwalt grundsätzlich nicht vertretungsbefugt. Gemäß § 143 Abs. 1 PatG i. V. m. § 87 Abs. 1 Satz 1 ZPO bestehe prinzipiell Rechtsanwaltszwang.
Weiter führt der BGH aus, dass die Mitwirkung eines beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters in einer Patentstreitsache rechtlich so weitgehend mit dem in § 143 Abs. 3 PatG geregelten Tatbestand vergleichbar sei, dass angenommen werden kann, der Gesetzgeber wäre bei einer Interessenabwägung, bei der er sich von den gleichen Grundsätzen wie bei Erlass dieser Regelung hätte leiten lassen, zum gleichen Abwägungsergebnis gelangt.
Der historische Gesetzgeber wollte mit § 51 Abs. 5 PatG a. F. Klarheit schaffen, inwieweit der unterliegende Gegner die durch die Inanspruchnahme patentanwaltlicher Hilfe in einem Patentprozess entstehenden Kosten zu erstatten hat. Dazu habe er auf eine einzelfallbezogene Notwendigkeitsprüfung verzichtet und eine an die Vergütung für Rechtsanwälte angelehnte Erstattungspflicht eingeführt.
An der Einbeziehung eines beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters bestehe grundsätzlich ein vergleichbar schutzwürdiges Interesse. Die Mitwirkung eines beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters könne dem Gericht und den zur Vertretung einer Partei berufenen und bei der Prozessvertretung mitwirkenden Anwälten in gleicher Weise wie die eines Patentanwalts den besonderen Sachstand vermitteln, um die technische Lehre einer Erfindung und die für ihr Verständnis maßgeblichen Umstände erfassen und in patentrechtlicher Hinsicht beurteilen zu können. Ein EPA-Vertreter verfüge – soweit für den Anwendungsbereich des § 143 Abs. 3 PatG relevant – über eine vergleichbare berufliche Qualifikation wie ein Patentanwalt.
Die an die Zulassung eines EPA-Vertreters geknüpften Anforderungen gewährleisten eine einem Patentanwalt vergleichbare Befähigung zur Mitwirkung in einer Patentstreitsache. Spezieller Kenntnisse im deutschen Recht bedürfe ein Patentanwalt vor allem deshalb, weil er als unabhängiges Organ der Rechtspflege zur eigenständigen Beratung und Vertretung in einer Vielzahl von Angelegenheiten des Gewerblichen Rechtsschutzes berechtigt ist. Insoweit gebieten eine geordnete Rechtspflege und zwingende Gründe des Allgemeininteresses ein hohes Qualifikationsniveau. Dagegen liege der Schwerpunkt einer Mitwirkung in Patentstreitsachen i. S. v. § 143 Abs. 3 PatG regelmäßig auf technischem oder naturwissenschaftlichem Gebiet, weil grundsätzlich nur Rechtsanwälte zur Vertretung der Beteiligten berechtigt sind. Zwar setze die Mitwirkung in einer Patentstreitsache Kenntnisse materiellen Patentrechts voraus. Über diese verfüge aber regelmäßig auch ein EPA-Vertreter, denn das materielle Patentrecht ist auf europäischer Ebene weitgehend vereinheitlicht. Auch die technischen Fragen, die sich einem EPA-Vertreter und einem Patentanwalt stellen, würden sich grundsätzlich nicht unterscheiden.
Für eine analoge Anwendung von § 143 Abs. 3 PatG müssen nicht genau dieselben Anforderungen wie an eine Patentanwaltstätigkeit in Deutschland erfüllt sein. Es genügt, dass ein EPA-Vertreter aufgrund seiner beruflichen Qualifikation in der Lage ist, vergleichbar einem Patentanwalt in einer Patentstreitsache mitzuwirken.
Fazit
Die Kosten der Mitwirkung eines beim Europäischen Patentamts zugelassenen Vertreters in einer Patentstreitsache sind entsprechend § 143 Abs. 3 PatG erstattungsfähig.
(Amtlicher Leitsatz des BGH)
Quelle: BGH, Beschluss v. 14.04.2020, X ZB 2/18
