US-Patentrecht: Obviousness/erfinderische Tätigkeit im Wandel

In der KSR vs. Teleflex-Entscheidung des US-Supreme Court vom 30.04.2007 hatte sich das höchste US-Gericht mit den Voraussetzungen der erfinderischen Tätigkeit (non-obviousness) befasst. Dies hat nun das US-Patentamt dazu veranlasst, in Form von allgemeinen Richtlinien Maßgaben für die zukünftige Prüfung von Patentanmeldungen aufzustellen.

Bislang verlangte die US-amerikanische Patentprüfungspraxis bei Zurückweisung einer Patentanmeldung mangels erfinderischer Tätigkeit einen konkreten Hinweis im Stand der Technik, der auf die erfindungsgemäße Lehre zielt (die sog. Teaching-suggestion-motivation, „TSM-Test“). Dies bürdete dem Patentprüfer auf, konkret mit einem Hinweis im Stand der Technik zu belegen, dass der Fachmann zur Kombination der bekannten Merkmale angeregt wurde. Der US-Supreme Court wich von dieser engen Betrachtungsweise in der o.g. Entscheidung ab. Nach der Entscheidung sind verschiedene Ansätze denkbar, unter denen der Gegenstand eines Patents als „obvious“ (naheliegend) im Sinne der Section 103 des U.S. Patent Act (35 U.S.C.) angesehen werden kann.

Das US-Patentamt hat auf diese Entwicklung reagiert und am 10.10.2007 Richtlinien für die Prüfung der Section 103 des U.S. Patent Act (35 U.S.C.) veröffentlicht (http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr57526.pdf). Bei der Beurteilung müssen nach den aufgestellten Maßgaben nun auch das allgemeine Fachwissen und das Verständnis des Durchschnittsfachmanns herangezogen werden. Der TSM-Test könne zwar weiterhin gegen die Erfindungshöhe sprechen. Es bedarf aber nicht notwendiger Weise konkreter Hinweise im Stand der Technik, die hin zur erfindungsgemäßen Lösung zeigen. Folgende, jedoch ausdrücklich als nicht abschließend bezeichnete Fallgruppen hebt das US-Patentamt hervor (in der Darstellung zusammengefasst), unter denen Obviousness in Betracht kommt:

Kombination vorbekannter Elemente nach bekannten Methoden, um vorhersehbare Ergebnisse zu erzielen;
eine einfache Ersetzung eines bekannten Elements, um vorhersehbare Ergebnisse zu erzielen;
Rückgriff auf eine bekannte Technik, um ähnliche Vorrichtungen zu ersetzen;
Anwendung einer bekannten Vorrichtung, wenn sich die Verbesserung aufdrängt (ready for improvement);
Rückgriff auf überschaubare Lösungen mit einer gerechtfertigten Erfolgserwartung;
Variation von bekannten Arbeiten, wenn Anregungen zum Aufbau oder bestimmte Marktkräfte feststellbar sind und die Variation für den Durchschnittsfachmann vorhersehbar war.

Die Entwicklung im US-Patentrecht weist damit Tendenzen auf, die auch im Rahmen der deutschen oder europäischen Prüfung als Indizien für bzw. gegen eine erfinderische Tätigkeit herangezogen werden. Wie auch die Entscheidung des US-Supreme Court können diese vom US-Patentamt aufgestellten Richtlinien als Entwicklung hin zu einer Verschärfung der Patentierungsvoraussetzungen gewertet werden.

Erscheinungsdatum: 08.11.2007

News