Neue Regeln des USPTO auf unbestimmte Zeit ausgesetzt

Am 21. August 2007 veröffentlichte das US Patent and Trademark Office (USPTO) eine ganze Reihe neuer Regeln. Dies betraf unter anderem auch Regeln for sog. „continuations“ (Recht, Nachanmeldungen unter Inanspruchnahme der Priorität der Hauptanmeldung einzureichen) sowie die Anspruchspraxis. Das Inkrafttreten wurde nun mittels einstweiliger Verfügung zunächst gestoppt.

• Die neuen Regeln sollten Anmelder unter anderem darauf beschränken, auf eine ursprüngliche Anmeldung nur noch zwei „continuations“ einreichen zu können; außerdem sollte es für einen Anmelder nur noch möglich sein, einmalig eine RCE, also einen „Request for Continued Examination“ (Versuch des Anmelders, eine final zurückgewiesene Anmeldung durch Einreichung einer neuen Anmeldung aufrechtzuerhalten), zu stellen. Daneben sollten sowohl „continuations“ wie auch RCE’s in ihrer Zulässigkeit davon abhängig gemacht werden, dass der Anmelder begründen kann, warum die Änderung bzw. Begründung nicht schon vorher eingeführt werden konnte.
  
• Mit Blick auf die Anspruchspraxis sollten die neuen Regeln des USPTO die Anmelder bei Anmeldungen nach dem 1. November 2007 grundsätzlich auf eine Anzahl von maximal 25 Ansprüchen beschränken, wobei diese maximal 5 voneinander unabhängige Ansprüche hätten beinhalten dürfen.

Ziel der Neuregelung war es im Wesentlichen, dem USPTO zum einen die Möglichkeit zu eröffnen, den nachhaltigen Stau in der Bearbeitung von Patentanmeldungen aufzuarbeiten, zum anderen aber auch, die Anmelder dazu zu zwingen, sich klarer über das zu äußern, was tatsächlich mittels einer Anmeldung geschützt werden soll. Diese Regeln wurden am 21. August 2007 unter dem Titel „Changes to Practice for Continued Examination Filings, Patent Applications Containing Patentably Indistinct Claims, and Examination of Claims in Patent Applications“ veröffentlicht.

Nur Stunden vor ihrem beabsichtigten Inkrafttreten am 1. November 2007 wurde die weitere Implementierung aufgrund einer am 31. Oktober 2007 ergangenen einstweiligen Verfügung ausgesetzt. Dies hatte ein Richter des „United States District Court for the Eastern District Court of Virginia“ entschieden, dem entsprechende Eingaben verschiedener Großunternehmen vorlagen. Diese behaupteten, die neuen USPTO-Regeln wären unbestimmt und willkürlich mit der Folge, dass sie Patentanmelder an einer effektiven Patentstrategie hindern würden.

Der angerufene Richter begründete seine Entscheidung damit, dass die Anspruchsteller gezeigt hätten, dass eine höhere Wahrscheinlichkeit für den Erfolg ihrer Eingaben in der Hauptsache sprächen, ein möglicherweise irreparabler Schaden entstehen könne, eine Interessenabwägung ebenfalls zu ihren Gunsten ausschlage und auch die Öffentlichkeit ein Interesse an der Bewahrung des „status quo“ habe, solange diese Fragen in der Hauptsache nicht geklärt seien.

Vor dem Hintergrund der einstweiligen Verfügung setzte das USPTO die Implementierung der neuen Regeln zunächst auf unbestimmte Zeit aus.

Erscheinungsdatum: 23.11.2007