BPatG - Einspruch als unzulässige Rechtsausübung

Zur Problematik, ob der zunächst zulässige Einspruch infolge der Umschreibung des Patents auf die Einsprechende unzulässig wird

Der Technische Beschwerdesenat des BPatG (Az.: 11 W (pat) 323/06) hatte sich in der ungewöhnlichen Situation, dass die Einsprechende durch Erwerb und Umschreibung des angegriffenen Patentes später selbst Patentinhaberin geworden ist, ihren Einspruch aber nicht zurücknehmen wollte, mit der Frage zu befassen, ob der zunächst zulässige Einspruch infolge der Umschreibung des Patents auf die Einsprechende unzulässig geworden ist.

Das angegriffene Patent wurde durch den Arbeitnehmererfinder selbst angemeldet, bevor er die zugrunde liegende Diensterfindung seiner Arbeitgeberin meldete (vgl. § 5 ArbEG).

Aufgrund eines Urteils des LG Düsseldorf (Az.: 4b O 196/05) wurde es vom DPMA im Patentregister auf seine damalige Arbeitgeberin (Einsprechende I) umgeschrieben. Das LG Düsseldorf hatte den Erfinder verurteilt, in die Umschreibung des Patents einzuwilligen. In seinem Urteil stellte es fest, dass der Gegenstand des Streitpatents eine Diensterfindung darstelle, die von seiner damaligen Arbeitgeberin rechtswirksam unbeschränkt in Anspruch genommen worden sei.

Die Einsprechende I hat mangelnde Voraussetzung für eine Erfindung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG), mangelnde Offenbarung zur Ausführbarkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG), unzulässige Erweiterung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) und mangelnde Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) geltend gemacht.

In der mündlichen Verhandlung vor dem BPatG hat die Einsprechende I angesichts der Situation, dass sie nunmehr gleichzeitig auch Patentinhaberin ist, erklärt, sie wolle ihren Einspruch keinesfalls zurücknehmen, obwohl das Einspruchsverfahren auch im Falle einer Rücknahme mit allen eingeführten Entgegenhaltungen fortzusetzen wäre. In ihrer Rolle als Patentinhaberin andererseits dürfe sie nichts Patenthinderndes vortragen. Sie hat beantragt, das Patent mit dem Patentanspruch 1 sowie im Übrigen mit den Patentansprüchen 2 bis 21, der Beschreibung und den Zeichnungen gemäß Patentschrift beschränkt aufrechtzuerhalten.

Zur fraglichen Zulässigkeit des Einspruchs führt das BPatG leitsätzlich aus:

Hat der Arbeitnehmererfinder seine Diensterfindung selbst angemeldet, bevor er sie dem Arbeitgeber meldete, ist der Einspruch des Arbeitgebers gegen das erteilte Patent nicht deshalb unzulässig, weil er die Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch genommen hat.
Der Einspruch wird nicht allein dadurch unzulässig, dass die Einsprechende durch Erwerb und Umschreibung des angegriffenen Patents selbst Patentinhaberin geworden ist.
Nach Umschreibung des Patents auf die Einsprechende als Patentinhaberin hängt die weitere Zulässigkeit des Einspruchs jedoch davon ab, ob die Einsprechende ein legitimes Rechtsschutzinteresse an der Aufrechterhaltung des Einspruchs besitzt.

Ein solches Rechtsschutzbedürfnis habe die Einsprechende I nach Ansicht des BPatG aber nicht darzulegen vermocht. Die Einsprechende I wolle zwei verschiedene quasi-kontradiktorische Beteiligtenstellungen einnehmen, sowohl die der Patentinhaberin als auch die der Einsprechenden. Hierbei stelle sie sich diametral widersprechende (Haupt-)Anträge, nämlich einerseits den Antrag auf (beschränkte) Aufrechterhaltung des Patents als Patentinhaberin und andererseits den Antrag auf Widerruf des Patents als Einsprechende. Als Patentinhaberin sehe sie sich – nach ihrem eigenen Vortrag - gegenüber dem Erfinder verpflichtet, das Patent zu verteidigen. Dann sei jedoch ein Rechtsschutzbedürfnis, gleichzeitig im unmittelbaren Widerspruch dazu mit ihrem Einspruch den Widerruf des Patents zu verlangen, offensichtlich ausgeschlossen. Nach Ansicht des BPatG erscheint das Verhalten der Einsprechenden I als gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstoßende unzulässige Rechtsausübung (venire contra factum proprium).

Erscheinungsdatum: 01.12.2009

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