Niklas Kinting

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BGH: Anspruch auf Berichtigung der Erfinderbenennung

In der Entscheidung „Atemgasdrucksteuerung“ vom 17.05.2011 setzt sich der BGH erneut mit den Anforderungen des Anspruchs auf Berichtigung der Erfinderbenennung auseinander.

Hintergrund:

Als Ausfluss des Erfinderpersönlichkeitsrechts steht dem Erfinder einer technischen Erfindung im Sinne des § 1 PatG ein Anspruch auf Erfinderbenennung zu. Ist die Person des Erfinders unrichtig angegeben, sind der Patentsucher sowie der zu Unrecht benannte Erfinder dem wahren Erfinder nach § 63 Abs. 2 Satz 1 PatG verpflichtet, gegenüber dem Patentamt die Zustimmung zur Berichtigung zu erklären.

Ähnliches gilt nach Regel 21 Abs. 1 EPÜAO für europäische Anmeldungen, wonach eine unrichtige Nennung des Erfinders auf Antrag und mit Zustimmung des zu Unrecht als Erfinder Genannten und, wenn der Antrag von einem Dritten eingereicht wird, mit Zustimmung des Anmelders oder Patentinhabers berichtigt wird. Erteilt der zu Unrecht benannte Erfinder seine Zustimmung zur Berichtigung nicht freiwillig, stellt sich die Frage, ob Art. 20 Abs. 2 EPÜAO entsprechend anzuwenden ist. Nach dieser Bestimmung wird ein Dritter auf der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung oder der Patentschrift als Erfinder vermerkt, wenn er beim Europäischen Patentamt eine rechtskräftige Entscheidung einreicht, aus der hervorgeht, dass der Anmelder oder Inhaber eines europäischen Patents verpflichtet ist, ihn als Erfinder zu nennen.

Sachverhalt:

Der Kläger und leitende Mitarbeiter der früheren S GmbH begehren, anstelle der Beklagten zu 1 bis 3 neben Herrn Dr. Sch. als Miterfinder  am Gegenstand des EP 1 294 426 sowie der deutschen Patentanmeldung 101 92 802.5 genannt zu werden. Sie machen geltend, neben Herrn Dr. Sch. hätten nur sie erfinderische Beiträge zum Gegenstand der Streitpatente geleistet.

Das Landgericht München hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt; auf ihre Berufung hat das Oberlandesgericht München die Klage abgewiesen.

Nach Ansicht des Oberlandesgerichts haben die Kläger keinen schöpferischen Beitrag zur Fertigstellung der Erfindung geleistet, weil sowohl die Signalverarbeitungseinrichtung nach Merkmal c als auch die von ihnen durchgeführte Messung einer Atemkurve nach dem Stand der Technik bekannt seien. Entsprechendes gelte für das Herstellen einer Korrelationsbeziehung zwischen dem Atemgasstrom und einem anderen Signal (Merkmale d und e). Die von den Klägern reklamierte Entwicklung eines Algorithmus möge zwar Gegenstand der Patentanmeldung gewesen sein, habe jedoch in den erteilten Ansprüchen keinen Niederschlag gefunden. Schöpferische Beiträge der Kläger ergäben sich schließlich auch nicht aus den Merkmalen f, g, h und i.

Entscheidung des BGH:

Der BGH hebt das Berufungsurteil des OLG München auf und weist die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurück. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung könne die Verpflichtung der Beklagten, der Benennung der Kläger als Miterfinder zuzustimmen, nicht verneint werden.

Amtliche Leitsätze des BGH:

a) Der Anspruch auf Berichtigung einer Erfinderbenennung besteht unabhängig von der Schutzfähigkeit der betreffenden Erfindung.

b) Der Berichtigungsanspruch steht, wie beim Vindikationsanspruch aus § 8 Abs. 1 PatG, demjenigen zu, der einen schöpferischen Beitrag zum Gegenstand der unter Schutz gestellten Erfindung geleistet hat. Für die dafür vorzunehmende Prüfung ist die gesamte in dem Patent unter Schutz gestellte Erfindung einschließlich ihres Zustandekommens in den Blick zu nehmen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 20. Februar 1979 - X ZR 63/77, BGHZ 73, 337 - Biedermeiermanschetten).

c) Bei der Prüfung der Frage, welche schöpferischen Beiträge von welchen Personen erbracht worden sind, kommt es auf die Fassung der Patentansprüche nur insofern an, als sich aus ihnen ergeben kann, dass ein Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindung nicht zu demjenigen Gegenstand gehört, für den mit der Patenterteilung Schutz gewährt worden ist (Klarstellung von BGH, Urteil vom 16. September 2003 - X ZR 142/01, GRUR 2004, 50 - Verkranzungsverfahren).

Erscheinungsdatum: 17.08.2011