BGH – Diglycidverbindung, zur äquivalenten Patentbenutzung

Der BGH führt in einem Urteil vom 13.09.2011 (Az. X ZR 69/10) die Rechtsprechung zur äquivalenten Nutzung eines Patents fort und knüpft an die Entscheidung „Okklusionsvorrichtung“ (GRUR 2001, 701) an.

Nach der „Okklusionsvorrichtung“-Entscheidung sind bei Widersprüchen zwischen den Patentansprüchen und der Beschreibung solche Bestandteile der Beschreibung, die in den Patentansprüchen keinen Niederschlag gefunden haben, grundsätzlich nicht in den Patentschutz einbezogen. Die Beschreibung darf nur insoweit berücksichtigt werden, als sie sich als Erläuterung des Gegenstands des Patentanspruchs lesen lässt.Offenbart die Beschreibung mehrere Möglichkeiten, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, ist jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden, begründet die Benutzung einer der übrigen Möglichkeiten regelmäßig keine Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln.

Der BGH hatte nun über einen im Ausgangspunkt vergleichbaren Fall zu entscheiden. Das OLG Frankfurt hatte noch eine äquivalente Patenbenutzung bejaht, indem es die technische Lehre ausgehend von dem Anspruchswortlaut des streitgegenständliche Verfahrensmerkmals (Epoxidierung einer Oberfläche mittels einer Diglycidverbindung) mit Blick auf die technische Funktion des Anspruchsmerkmals verallgemeinert hatte. Während der Anhängigkeit der dann eingelegten Nichtzulassungsbeschwerde gegen die Entscheidung wurde die „Okklusionsvorrichtung“-Entscheidung des BGH veröffentlicht. Der BGH nahm dies zum Anlass, sich der Nichtzulassungsbeschwerde anzunehmen und hob das Urteil auf. Er stützte dies auf den Umstand, dass die Patentbeschreibung einen alternativen Weg in Form eines Ausführungsbeispiels 9 aufzeigte, der nicht unter den Anspruchsortlaut fiel. Daraus und unter Anwendung der „Okklusionsvorrichtung“-Entscheidung schloss der BGH, dass sich dem Fachmann erschließe, dass der Patentanspruchswortlaut auf eine spezielle Art der Epoxidierung beschränkt ist.

Der BGH entschied jedoch nicht durch, sondern verwies das Verfahren an das OLG zurück. Er begründete dies damit, dass der Klägervortrag es nicht ausschließe, dass weitere Feststellungen zu der Frage möglich sind, welches Verhältnis die streitgegenständliche Benutzungsform zu dem Ausführungsbeispiel 9 hat. Eine äquivalente Benutzung scheidet nach Auffassung des BGH zunächst aus, wenn die Benutzungsform zu dem in dem Ausführungsbeispiel gezeigten Verfahren „gehört“ oder in seinen für die Erfindung relevanten Wirkungen im Wesentlichen gleich zu beurteilen wäre, wie das Ausführungsbeispiel. Eine Patentbenutzung sei aber möglich, wenn die Wirkungen der Benutzungsform im Wesentlichen denjenigen glichen, die bei der Umsetzung mit einer Diglycidverbindung eintreten, so dass sich die streitgegenständliche Benutzungsform „in ähnlicher Wiese von dem in Ausführungsbeispiel 9 beschrieben Weg unterschiede wie der in Patentanspruch 1 beanspruchte Weg“.

Damit können Hinweise in der Patentbeschreibung (wie insbesondere in Form eines abgewandelten Ausführungsbeispiels) nun in folgender Weise den äquivalenten Schutzbereich beeinflussen:

Die Beschreibung enthält Anhaltspunkte, die dem Fachmann einen Hinweis geben, dass eine abgewandelte Form unter die Lehre gem. Patentanspruch fallen soll (klassischer Fall der Äquivalenz).
Beschreibung lehrt eine Alternative zum Patentanspruch. Der Fachmann entnimmt dem Hinweis, dass der Patentanspruch diese spezielle Lösung nicht schützen soll (Anwendung der „Okklusionsvorrichtung“-Entscheidung).
Die streitgegenständliche Benutzungsform stellt einen dritten Weg dar. Zu differenzieren ist, ob sich der Weg in „ähnlicher Weise vom Patentanspruch unterscheidet“ wie das Ausführungsbeispiel. Wenn sich die streitgegenständliche Benutzungsform dann weder eindeutig mit dem Patentanspruch, noch mit dem Ausführungsbeispiel vergleichen lässt, müsste der Grundsatz ebenfalls auf die Anwendung der „Okklusionsvorrichtung“-Entscheidung, also auf keine Patentbenutzung hinauslaufen.

Erscheinungsdatum: 10.11.2011

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