BGH - Zu den Anforderungen an ein die Nichtigerklärung des Patents rechtfertigendes Aliud

Mit seiner Entscheidung „Integrationselement“ hält der BGH an seiner Rechtsprechung zu der Frage, wann die Abwandlung des ursprünglich offenbarten Gegenstandes ein die Nichtigerklärung des Patents rechtfertigendes Aliud darstellt, fest.

In der Entscheidung „Integrationselement“ vom 21.06.2011 stellt der u.a. für das Patentrecht zuständige X. Zivilsenat klar, dass eine die Nichtigerklärung des Patents rechtfertigende Abwandlung des ursprünglich offenbarten Gegenstands zu einem Aliud nicht erst dann vorliegt, wenn der patentierte Gegenstand dazu in einem Ausschließlichkeitsverhältnis steht (exklusives Aliud), sondern bereits dann, wenn die Veränderungen einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist.

Damit bezieht sich der Senat ausdrücklich auf seine zum Einspruchsverfahren getroffene Entscheidung „Winkelmesseinrichtung“ (BGH GRUR 2011, 40, Rn. 22) und macht deutlich, dass an dieser Rechtsprechung festgehalten werden soll.

Bereits die dem Patentinhaber eingeräumten Möglichkeiten, den unzulässig verallgemeinerten Erfindungsgegenstand durch Streichung auf das ursprungsoffenbarte Maß zurückzuführen, und den Bestand des Patents trotz Hinzufügung eines nicht ursprünglich offenbarten beschränkten Merkmals durch eine Beschränkungserklärung zu erhalten, seien geeignet, die Sicherheit des Rechtsverkehrs herabzusetzen. Jede Inkongruenz zwischen den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen und dem erteilten Patent mache einhergehende Vergleichsprüfungen erforderlich, vor denen § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG den Verkehr an sich schützt und die bei der verallgemeinernden und der zu einer gegenständlichen Beschränkung führenden Erweiterung nach Abwägung mit den dem Patentinhaber drohenden Folgen (vollständiger Verlust des Schutzrechts) nur aus Gründen der Verhältnismäßigkeit noch tolerierbar seien. Den Belangen des Patentinhabers - so der BGH weiter - könne ein solcher Vorrang aber nicht mehr eingeräumt werden, wenn der ursprünglich offenbarte Gegenstand anders als durch Verallgemeinerung des ursprünglich Offenbarten oder im Wege seiner Beschränkung geändert werde.

Weiter führt der BGH aus, dass, während die Beschränkung damit gerechtfertigt werden könne, dass der Schutzbereich des Patents im Vergleich zur Ursprungsoffenbarung verengt werde, bei einer Änderung, mit der dem Ursprungsoffenbarten ein weiterer technischer Aspekt hinzugefügt werde, kein Gewinn für die Allgemeinheit zu verzeichnen sei. Behielte ein in solcher Weise erweitertes Patent gleichwohl mit der Maßgabe Bestand, dass aus der Erweiterung keine Rechte hergeleitet werden könnten, würde dem Rechtsverkehr zudem das Risiko aufgebürdet, den tatsächlichen Schutzbereich des Patents bei unübersichtlichem Nebeneinander von erteiltem Patentanspruch und diesbezüglicher Beschränkungserklärung richtig zu bestimmen.

BGH vom 21.06.2011 - X ZR 43/09

Erscheinungsdatum: 02.09.2011

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