OLG Düsseldorf - Glasverbundplatten (Arbeitnehmererfindung)

zu den Voraussetzungen der Überleitung einer Diensterfindung auf den Arbeitgeber sowie den Rechtsfolgen des Freiwerdens einer vom Arbeitgeber genutzten Erfindung

Das OLG Düsseldorf hat sich mit Urteil vom 01.10.2009 (Az.: 2 U 41/07) zum wiederholten Male mit den Voraussetzungen der Überleitung einer Diensterfindung auf den Arbeitgeber nach den arbeitnehmererfinderrechtlichen Vorschriften (in der Fassung bis zum 01.10.2009) sowie mit den Rechtsfolgen des Freiwerdens einer vom Arbeitgeber genutzten Erfindung befasst.

Nach der bis zum 01.10.2009 geltenden Rechtslage bedurfte es einer förmlichen, d.h. frist- und formgebundenen Inanspruchnahme einer Diensterfindung durch den Arbeitgeber (§§ 6, 7 ArbEG a.F.). In Unkenntnis der arbeitnehmererfinderrechtlichen Rechte und Pflichten kam es oftmals dazu, dass die Formvorschriften missachtet wurden. Oftmals konnte es dann zum Streit über die Inhaberschaft an der Erfindung und damit an den auf Basis der Erfindung angemeldeten Schutzrechten kommen (und kann es insofern auch noch hinsichtlich der über die nächsten Jahre noch relevant werdenden Altfälle). Die Problematik hatte sich noch aufgrund einer BGH-Entscheidung aus dem Jahr 2006 (GRUR 2006, 754 - Haftetikett) verschärft. Demnach reicht es für das In-Gang-Setzen der viermonatigen Inanspruchnahmefrist aus, dass der Arbeitgeber die Erfindung unter Benennung des Arbeitnehmererfinders beim Patentamt anmeldete.

In dem vom OLG Düsseldorf entschiedenen Fall war ebenfalls die Inanspruchnahme einer Reihe von Diensterfindungen mangels förmlichen Ausspruchs durch den Arbeitgeber streitig. Zudem wies der Fall noch die Besonderheit auf, dass auf Beklagtenseite zwei Gesellschaften mit identischen Geschäftsführern und identischem Gesellschafterkreis standen. Der Erfinder/Kläger war zeitweise bei der einen und später bei der anderen Gesellschaft angestellt. Die von ihm getätigten Diensterfindungen wurden teilweise auf die eine und die andere Gesellschaft angemeldet. Beide Gesellschaften nutzten die streitgegenständlichen Erfindungen.

Bei der Frage, ob die Erfindungen über eine Inanspruchnahme wirksam auf die Beklagten übergeleitet wurden, orientierte sich das OLG an der BGH-Haftetikett-Rechtsprechung. Dabei stellte das OLG explizit darauf ab, dass die Pflicht zur Meldung einer Diensterfindung gemäß § 5 ArbEG eine Wissensvermittlung und keine Willenserklärung zum Gegenstand hat. Ausreichend ist, dass in einer der ordnungsgemäßen Meldung vergleichbaren anderweitigen Form dokumentiert ist, dass der Arbeitgeber über das Wissen und die Erkenntnismöglichkeiten verfügt, die ihm nach § 5 ArbEG vermittelt werden müssen. Vorliegend sah das OLG die Voraussetzungen zu dem Zeitpunkt als erfüllt an, in dem der Erfinder der Geschäftsführung die Diensterfindungen in einer solchen Weise erläutert hatte, dass die Geschäftsführung (unstreitig) die Entscheidung treffen konnte und letztendlich auch getroffen hat, Schutzrechte darauf anzumelden. Ebenfalls in Anlehnung an die Haftetikett-Rechtsprechung sah das OLG Düsseldorf keine Grundlage für eine konkludente einvernehmliche nachträgliche Überleitung der Erfindungen. Ausschlaggebend war dabei wiederum, dass es an einem entsprechenden Erklärungsbewusstsein insbesondere des Erfinders fehlte.

Ein weiterer, der Entscheidung des OLG zugrunde liegender Problemkomplex betraf die Frage, von wem der Erfinder Schadensersatz für die bisherige Nutzung der Erfindung verlangen konnte. Der Erfinder hatte auch die jeweilige Gesellschaft auf Entschädigung/Schadensersatz in Anspruch genommen, die nicht eingetragene (formelle) Inhaberin der Schutzrechte war. Das OLG sprach dem Kläger jedoch insofern die Aktivlegitimation zur Geltendmachung der Ansprüche ab. Ein unmittelbarer Ausgleich des (nur) materiell, aber nicht formell an einem Schutzrecht Berechtigten ergebe sich zunächst nur gegenüber dem angemaßten Inhaber, der dem Berechtigten rechtswidrig und schuldhaft das Schutzrecht vorenthält. Ein Schaden liegt ihm gegenüber unter dem Gesichtspunkt vor, dass er die Schutzrechte und damit auch die Verletzungshandlungen gerade aufgrund der Vorenthaltung nicht verfolgen kann.

Der Sache nach handelt es sich zwar dabei um Ansprüche des materiell-berechtigten Inhabers wegen Verletzung seines Schutzrechts. Diese Konsequenz ergebe sich aber gegenüber einem nicht eingetragenen Verletzer der Patentrechte nicht. Im Verhältnis zu diesem bleibt es dabei, dass nur derjenige aus einem Schutzrecht Ansprüche geltend machen kann, der nach den § 30 PatG bzw. § 13 GebrMG im Register als Schutzrechtsinhaber eingetragen und damit formell zur Einleitung eines entsprechenden Gerichtsverfahrens legitimiert ist. Insofern ist das OLG einer anderslautenden Argumentation des Landgerichts entgegengetreten, das auf die materielle Berechtigung gegenüber beiden, die Erfindung benutzenden Beklagten abgestellt hatte. Das OLG sah keinen Grund, von dem Erfordernis der Registereintragung abzusehen. Mit dem Sinn und Zweck der § 30 PatG, § 13 Abs. 3 GebrMG sei es nicht zu vereinbaren, wenn Schadensersatzansprüche auch von nicht eingetragenen Anspruchstellern geltend gemacht würden. Dritte müssen davor geschützt werden, von beliebigen Personen aus einem angeblich ihnen zustehenden Patent auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden zu können.

Ob eine Ausnahme zu machen ist, wenn der Kläger gleichzeitig den formell eingetragenen Inhaber auf Einwilligung in die Umschreibung in Anspruch nimmt, ließ das OLG offen; vorliegend hatte der Kläger einen solchen Antrag nicht gestellt.

Darüber hinaus hatte sich das OLG Düsseldorf mit Fragen der Bruchteilsgemeinschaft zu befassen, da sich hinsichtlich einiger streitbefangener Erfindungen die (im Register eingetragene) Beklagte auf Erfindungsanteile übriger Arbeitnehmererfinder berufen konnte. Insofern sah es das OLG nicht als ausreichend an, dass der Kläger vorgetragen hatte, auch die übrigen Erfindungsanteile seien nicht form- und fristgerecht in Anspruch genommen worden. Der Klägervortrag reichte dem OLG insofern nicht zur Überprüfung aus, ob hinsichtlich der übrigen Erfinderanteile die nach § 5 ArbEG erforderliche Meldung vorliegt und der jeweilige Erfinderanteil entweder durch fristgerechte Inanspruchnahmeerklärung oder durch vertragliche Vereinbarung auf die Beklagte übergeleitet worden ist. Anknüpfend an BGH GRUR 2005, 663 - gummielastische Masse II stellte das OLG sodann auf einen Miterfinderausgleich im Rahmen des § 745 Abs. 2 BGB ab. Den Maßgaben des BGH folgend, kam ein Anspruch jedoch erstmals ab dem Zeitpunkt in Betracht, ab dem der Kläger mit einem Ausgleichsanspruch an die jeweilige Beklagte herangetreten war, also eine angemessene Benutzungsregelung verlangt hatte.

Erscheinungsdatum: 18.11.2009

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