In seiner Entscheidung „Phosphatidylcholin“ (vom 25.07.2017, Az. X ZB 5/16) führt der BGH seine Rechtsprechung zur unzulässigen Erweiterung nach § 38 PatG fort.
Hintergrund des Rechtsstreits war eine im Mai 2001 eingereichte und veröffentlichte Patentanmeldung, die auf die kosmetische Verwendung von Natriumchlorid und Glycerin in Hautpflegeprodukten gerichtet ist. Diese Patentanmeldung ist seitens des Patentamtes mit der Begründung zurückgewiesen worden, dass ein Merkmal in einem Patentanspruch ursprünglich nicht offenbart worden sei.
Das Patentgericht kam zu dem Ergebnis, dass die geänderte Fassung des streitgegenständlichen Patentanspruches ein nicht ursprungsoffenbartes Merkmal aufwies, das den Gegenstand der Anmeldung unzulässig erweitere. Dies habe die Anmelderin im Verfahren vor dem DPMA eingeräumt und dennoch den Mangel der unzulässigen Erweiterung im Erteilungsverfahren nicht beseitigt, so dass die Anmeldung zurückzuweisen war.
Der BGH führt in der Entscheidung aus, dass der Anspruch auf Erteilung eines Patents mit dem durch die Anmeldung herbeigeführten Zeitrang allein im Rahmen des Gegenstandes der Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung bestehe. Werde ein entsprechender Mangel nach Aufforderung der Prüfungsstelle vom Anmelder nicht beseitigt, führe dies zur Zurückweisung der Anmeldung (§ 48 Satz 1 i.V.m. § 45 Abs. 1 Satz 1 PatG). Das Gesetz wolle im Interesse der Rechtssicherheit ausschließen, dass das Patent mit einem unzulässig geänderten Inhalt erteilt wird (BGH GRUR 1975, 310, 312 – Regelventil, zu § 26 Abs. 5 PatG a.F.), und fordere daher die Beseitigung einer unzulässigen Änderung in jedem Verfahrensstadium des Prüfungsverfahrens.
Der BGH betont, dass eine Patentanmeldung zurückzuweisen ist, wenn der Gegenstand des Anspruchs, den der Anmelder zur Prüfung stellt, über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und dieser Mangel nach Aufforderung durch die Prüfungsstelle vom Anmelder nicht behoben wird.
Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass die Aufnahme des streitigen Merkmals in den Patentanspruch nicht dazu führe, dass dieser nunmehr – abweichend von den ursprünglichen Anmeldeunterlagen – auf eine Zusammensetzung gerichtet sei, die nur aus bestimmten Komponenten bestehen darf (vgl. dazu BGH GRUR 2011, 1109 – Reifenabdichtmittel). Das Merkmal – so der BGH weiter – bringe vielmehr nur zum Ausdruck, dass von der nach den ursprünglichen Anmeldeunterlagen möglichen Vielzahl möglicher Zusammensetzungen der Zubereitung solche ausgenommen sind, die Phosphatidylcholin enthalten. Es diene lediglich dazu, den Gegenstand der Anmeldung vom Stand der Technik abzugrenzen. Daher stelle die Aufnahme eines Merkmals, wonach die beanspruchte Zubereitung eine bestimmte Substanz nicht enthalten darf, nicht ohne weiteres eine unzulässige Erweiterung dar (Abgrenzung zum BGH, Urteil vom 12.07.2011, Az. X ZR 57/08, GRUR 2011, 1109 – Reifenabdichtmittel).
Quelle: BGH, Beschluss vom 25.07.2017, Az. X ZB 5/16
